192-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 192-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actora: Sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. (antes MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT).

Marca: “MARINER 100” (mixta).

Proceso interno Nº 2000-06102.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintitrés (23) de octubre de 2013.

1. ANTECEDENTES

   1.1. Partes

   Demandante: la sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. (antes MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT).

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO.

   1.2. Actos demandados

   La sociedad DAIMLER CHRYSLER AG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 11686 de 30 de junio de 1995, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT y conceder, en consecuencia, el registro del signo “MARINER 100” (mixto), solicitado por el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 12702 de 17 de mayo de 1996, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 18141 de 31 de agosto de 1999, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11686 de 30 de junio de 1995.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 16 de septiembre de 1988, el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO solicitó el registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, No. 355 de 19 de octubre de 1990, la sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición. Se fundamentó en el registro previo de su marca “MERCEDES-BENZ” para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de junio de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11686 por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT y conceder, en consecuencia, el registro del signo “MARINER 100” (mixto), solicitado por el señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 17 de mayo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12702 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 31 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 18141 por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11686 de 30 de junio de 1995, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

      Escrito de demanda

      La sociedad DAIMLER CHRYSLER AG., en su escrito de demanda y de reforma de la misma expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca MARINER 100 + GRÁFICA no es novedosa ni suficientemente distintiva. En efecto, su parte gráfica incorpora la imagen de un automóvil MERCEDES-BENZ, que se identifica claramente como uno de aquellos que se identifican con la marca MERCEDES-BENZ, notoriamente conocida y de propiedad de MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT (…)”.

      - “La marca MARINER 100 + GRÁFICA otorgada mediante las resoluciones acusadas no es capaz de distinguir los productos fabricados por Miguel Arcángel BUITRAGO de los productos fabricados por mi representada (…). En efecto, un champú para automóviles que incorpore la gráfica de un MERCEDES BENZ hará que el consumidor lo asocie inmediatamente con la marca MERCEDES-BENZ y lo hará creer que se trata de un producto más de MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, hoy DAIMLER CHRYSLER AG., y que más aún, se trata de un champú especializado para los vehículos MERCEDES-BENZ, fabricado por mi representada”.

      - “(…) resulta correcto afirmar que la marca MARINER 100 + GRÁFICA en cuanto a su aspecto ideológico se refiere, no es obra de la casualidad, sino de la premeditación de un competidor, que deslealmente pretende aprovecharse de la fama y good will alcanzado por MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, hoy DAIMLER CHRYSLER AG., no sólo en el mercado colombiano, sino en mas (sic) de 190 países alrededor del mundo con las marcas que distinguen sus famosos vehículos”.

      - “La Administración se limitó a considerar que por el hecho de que la marca MERCEDES-BENZ no incluyera la imagen de un vehículo, este (sic) no era protegible, y que por lo tanto la marca MARINER 100 + GRÁFICA era distintiva. Sin embargo, en una análisis escueto y poco profundo no tuvo en cuenta el error conceptual e ideológico, que causaría en el consumidor el hecho de que al observar una gráfica, inmediatamente evocará una marca previamente registrada, y notoriamente conocida como lo (sic) MERCEDES-BENZ”.

   2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda y de contestación a la reforma de la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘MARINER 100 + GRÁFICA’ clase 3 y la figura de un automóvil clase 12 registrada a favor de la parte demandante, se concluye que no existen semejanzas gráficos (sic), ortográficos (sic) y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor”.

      - “(…) la marca ‘MARINER 100 + GRÁFICA’ solicitada por la parte demandante, para productos de la clase 23 (sic) es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 (…) y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

   3. Tercero interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del señor MIGUEL ÁNGEL BUITRAGO, tercero interesado en este proceso.

      Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

      CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de octubre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 16 de septiembre de 1988, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   En tal virtud, se interpretarán de oficio los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (porque el escrito de demanda fue presentado en vigencia de la Decisión 344).

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 85

   Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   Artículo 58

   (...)

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas...