190-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 190-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A.

Marca: “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixta).

Expediente Interno N° 2009-00047.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de octubre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad JAFER LIMITED.

2. Actos demandados

   La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   EN LA CLASE 16.

   - Resolución No. 17633 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 25443 de 23 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 27424 de 31 de julio de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17633 de 30 de mayo de 2008.

   EN LA CLASE 35.

   - Resolución No. 17625 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 24836 de 17 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 28665 de 11 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17625 de 30 de mayo de 2008.

   EN LA CLASE 41.

   - Resolución No. 17604 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 24837 de 17 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 28667 de 11 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17604 de 30 de mayo de 2008.

   EN LA CLASE 44.

   - Resolución No. 17626 de 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 24833 de 17 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 28668 de 11 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17626 de 30 de mayo de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. es titular en Colombia de los registros de las marcas notorias “ÉXITO” (denominativa) y “ÉXITO” (mixta) para distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 12 de octubre de 2007, la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de las solicitudes de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. presentó oposición.

      - El 30 de mayo de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 17633, 17625, 17604 y 17626 por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado por la sociedad JAFER LIMITED, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de las Resoluciones mencionadas.

      - El 23 de julio de 2008 y el 17 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 25443, 24836, 24837 y 24833 por medio de las cuales atendió los recursos de reposición y confirmó las decisiones dictadas anteriormente.

      - El 31 de julio de 2008 y el 11 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió las Resoluciones Nos. 27424, 28665, 28667 y 28668 por medio de las cuales atendió los recursos de apelación y confirmó las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 17633, 17625, 17604 y 17626, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca ÉXITO ampara, entre otros productos y servicios, los mismos productos y servicios que amparan las marcas YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, esto es, productos comprendidos en la clase 16 y servicios de las clases 35 y 41. Por tanto su conexidad se presume. En lo que se refiere a los servicios de la clase 44 amparados por la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, existe una estrecha relación competitiva frente a los productos de la clase 3, los servicios de la clase 42 amparados por la marca ÉXITO, por tener una naturaleza afín y complementaria y ser ofrecidos y distribuidos por los mismos canales de comercialización y dirigidos al mismo consumidor”.

      - “(…) YANBAL es una marca ‘sombrilla’ de la sociedad Jafer Limited, que ya se encuentra registrada y vigente, y que para efectos de apreciar la registrabilidad del nuevo signo resulta irrelevante. Igual manifestación cabe hacer para efectos de su cotejo con signos prioritarios. En consecuencia, debe excluirse de la comparación. No se pueden violentar derechos prioritarios acudiendo al mecanismo de agregar una marca empresarial al signo que verdaderamente se pretende apropiar, porque de aceptarse tal práctica, cualquier signo podría ser indebidamente apropiado por un tercero”.

      - “Procede entonces la comparación entre las expresiones LA ESCALERA DEL ÉXITO y ÉXITO, que son los elementos denominativos esenciales de las marcas enfrentadas”.

      - “La marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO cuya nulidad se impetra reproduce de manera total la marca notoriamente conocida ÉXITO, lo que puede concluirse de su simple apreciación”.

      - “(…) el uso de la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, indudablemente generaría la dilución de la fuerza distintiva de la marca ÉXITO, que ha sido fruto de un intenso esfuerzo empresarial y promocional para posicionarla en el mercado colombiano y se ha constituido en una de las marcas más representativas del sector comercializador y de mayor recordación en el consumidor, todo lo cual amerita que sea acreedora de la protección ampliada que le reconoce la ley a las...