187-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 187-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 135 literales a), b), e), f) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.

Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa).

Expediente Interno N° 2006-000248.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos (2) de octubre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad COÉXITO S.A.

2. Actos demandados

   Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. plantean que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 14409 de 23 de junio de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo) para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad COÉXITO S.A.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 9 de noviembre de 2004, la sociedad COÉXITO S.A., mediante radicación número 4-112440-0, solicitó el registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo), para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

      - El 23 de junio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14409, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo) para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad COÉXITO S.A.

      - Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. interpusieron demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. Fundamentos de la Demanda

      Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca impugnada ‘TAXI DRIVER’ es una marca integrada por una expresión universal y otra inglesa pero ambas expresiones del conocimiento común”.

      - “No existe duda alguna que la expresión ‘taxi’ sea de dominio general de los habitantes de la República de Colombia, de la Comunidad Andina y del mundo, asimilada al vehículo de servicio público que presta servicios de transporte a personas de manera individual”.

      - “(…) la expresión ‘Driver’ es un sustantivo que indica el conductor generalmente de un vehículo y para el caso de la marca de un ‘taxi’ que está íntimamente relacionada con la lengua castellana y es de conocimiento común y general. Esta traducción es conocida por el común de las personas de habla castellana en todos los campos de desempeño del ser humano, en el campo de la economía global, medicina, la industria, informática, educación, etc.”.

      - “No puede alegarse que la marca ‘TAXI DRIVER’, por estar integrada por expresiones de otro idioma es una marca de signos de fantasía y por ende registrable, (…)”.

      - “La marca ‘TAXI DRIVER’, es irregistrable por carecer de la distintividad”.

      - “La marca “tiene un elemento denominativo que prevalece en el conjunto marcario; dicho elemento denominativo está compuesto básicamente por dos palabras genéricas que distinguen los productos que pretenden identificar con la marca”.

      - “(…) la marca de repuestos para automóviles ‘TAXI DRIVER’ es descriptiva del producto ha (sic) usarse, como lo son los automotores del servicios (sic) público ‘taxis’”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la actora en la demanda, no demuestra de manera fehaciente y contundente, que el signo ‘TAXI DRIVER’ (denominativo) forma parte del conocimiento común en el idioma castellano. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son inconducentes e impertinentes para desvirtuar la registrabilidad del signo solicitado y registrado. Éstas solamente demuestran que ‘TAXI DRIVER’ es una expresión que se usa en idioma extranjero, pero no prueban que ese mismo signo, haga parte del conocimiento común dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto”.

      - “No cabe duda que la expresión ‘TAXI DRIVER’ goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata la clase 4 de la clasificación internacional”.

      - “(…) la marca TAXI DRIVER para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la nomenclatura vigente, además de reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, (…) NO designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como los comprendidos en la clase 12 (sic) de la nomenclatura vigente y además porque no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) las palabras mencionadas tienen significado conceptual, lo cual es aceptado por nuestra legislación marcaria plenamente, tanto para las marcas arbitrarias como para las marcas evocativas. En este caso la marca TAXI DRIVER, corresponde a una marca arbitraria en cuanto distingue productos de la clase 4 internacional”.

      - “La parte nominativa TAXI DRIVER, tiene claro significado en el idioma inglés, y por tratarse de palabras muy conocidas puede ser conocida por alguna parte de los consumidores colombianos. En este contexto y dado que la marca TAXI DRIVER identifica productos de la clase 4, la misma resulta una marca de las calificadas por la doctrina y la jurisprudencia como arbitrarias, por cuanto, aunque tienen significado conceptual, el concepto que evocan no tiene relación directa ni indirecta con el producto que identifican”.

      - “(…) el signo TAXI DRIVER, o el signo TAXI o el signo DRIVER no constituyen la palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada”.

      - “La marca TAXI DRIVER (…) ni es una marca ilegal, ni es una marca débil. Es una marca debidamente registrada, suficientemente distintiva y sobre la cual la sociedad COÉXITO S.A., tiene derecho a su uso exclusivo, en la forma como se encuentra registrada”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de dos (2) de octubre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica qué normas se requiere que sean interpretadas, sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violados los artículos 134 parágrafo 1 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TAXI DRIVER” (denominativo), fue presentada el 9 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 134 literal a), 135 literales a), b), e), f) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser...