186-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 186-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del párrafo cuarto del artículo 172 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: MYSPACE (denominativa). Proceso Interno: Nº 2009-00244.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto 08 de octubre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: IMAGEN SATELITAL S.A.

   Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercera Interesada: MYSPACE INC:

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 24 de mayo de 2007, la sociedad MYSPACE INC. solicitó el registro de la marca MYSPACE (denominativa) en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir servicios de “Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”.

   – Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y dentro del término legal, la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. presentó oposición en base a su marca registrada SPACE TV (denominativa) de la misma Clase 41 que distingue servicios de “producción de películas y programas de radio y televisión, educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, por ser confundibles al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – Mediante Resolución Nº 29382, de 19 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro solicitado y declaró infundada la oposición presentada.

   – La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de dicha resolución administrativa.

   – Mediante Resolución Nº 36776, de 29 de septiembre de 2008, se confirmó la resolución anterior.

   – Mediante Resolución Nº 49572, de 27 de noviembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, se confirmó la resolución inicial, agotándose así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante IMAGEN SATELITAL S.A. manifestó lo siguiente:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que la SIC no debió haber otorgado el registro del signo solicitado.

   – Los signos confrontados “MYSPACE” (denominativo) y “SPACE TV” (denominativo), son muy similares ya que comparten la palabra SPACE.

   – En la comparación debe descartarse la partícula común “TV” que hace parte de la marca “SPACE TV” (denominativa), ya que el citado signo tiene una relación directa con los servicios de la Clase 41, observándose suficiente similitud entre los términos “MYSPACE” (mi espacio) y “SPACE” (espacio).

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda alegando que:

   – Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – En efecto, “SPACE TV” se refiere a televisión del espacio, mientras que MYSPACE, significa mi espacio.

   – El hecho de coincidir en la palabra SPACE tiene poca relevancia, pues se trata de una denominación que generalmente se usa para identificar servicios idénticos o similares.

   – MYSPACE INC. es titular de diversas marcas MYSPACE, “Con todo, no es necesario acudir a la teoría de la marca derivada en razón a que la marca objeto de estudio es registrable por sí misma”.

   – En el presente caso, no es de aplicación el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, ya que “encontramos que entre el signo objeto de la solicitud MYSPACE y la marca SPACE TV no se presenta ninguno de los supuestos mencionados, esto es, la reproducción, imitación, traducción o transcripción, por lo que nos relevamos de continuar con el análisis de notoriedad”.

   – La expresión SPACE no es apropiable en exclusiva por el titular de la marca SPACE TV, ya que se trata de una palabra de uso común en la Clase 41.

   La tercera interesada MYSPACE INC., señaló lo siguiente:

   – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – La marca solicitada se destaca por estar constituida por una sola expresión, MYSPACE, la cual está compuesta por un sufijo de uso común que se encuentra presente en otras marcas registradas, con las que coexiste pacíficamente sin crearle confusión al consumidor.

   – Al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, MYSPACE INC. tiene un derecho preferente para registrar la marca MYSPACE (denominativa).

   – La marca MYSPACE es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, en virtud del artículo 6 bis del Convenio de París y de la Decisión 486.

   – La marca opositora SPACE TV (denominativa) de la Clase 41 no está actualmente vigente y, por tanto el fundamento de la nulidad ha desaparecido.

   – Las marcas en conflicto amparan servicios distintos. MYSPACE INC. ampara servicios de educación, formación y esparcimiento, la web www.myspace.com es un portal de interacción social formado por perfiles personales de los usuarios. Por otro lado, la marca SPACE TV distingue servicios de producción de películas y programas de radio y televisión, educación, formación esparcimiento. Por tanto, no existe conexión competitiva entre los servicios a distinguir.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto 08 de octubre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a interpretar los artículos solicitados, pero se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a). De oficio, se interpretará el párrafo cuarto del artículo 172 de la misma normativa.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 172.-

   (…)

   No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

   (…)

   .

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA.

   En el presente caso, se ha solicitado el registro de la marca MYSPACE (denominativa) para distinguir servicios de “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales” de la Clase 41 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

   La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

   La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

   Los elementos constitutivos de una marca.

   El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una...