185-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 185-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión.

Marca: FARBEN (denominativa).

Actor: sociedad FARBEN S.A.

Proceso interno Nº. 2009-00311.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135, 136 literal b), 172, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2009-00311;

El auto de 13 de noviembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad FARBEN S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A.

* Hechos.

1. El 31 de marzo de 2004, la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FARBEN (denominativo), para distinguir LÍNEA POPULAR DE MEDICAMENTOS con productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 540 de 31 de mayo de 2004. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 28072 de 16 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

4. La sociedad FARBEN S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad FARBEN S.A. presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

1. Desde hace varios años utiliza el nombre comercial FARBEN S.A. por lo que el registro del signo FARBEN a favor de la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. viola el artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

2. Los signos en conflicto son idénticos, es decir "la marca registrada, reproduce de manera total el nombre comercial protegido". Agrega que el signo FARBEN es un signo de fantasía.

3. Señala tres Resoluciones en las que la Superintendencia reconoce que el nombre comercial FARBEN ha sido utilizado en forma ininterrumpida desde 1999.

4. El registro del signo solicitado FARBEN origina riesgo de confusión y de asociación con el nombre comercial FARBEN S.A.

5. El nombre comercial FARBEN es utilizado para "la fabricación, compra, venta de productos químicos, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos para industria farmacéuticas, cosmética, veterinaria, plásticos, aseo, calzado, construcción químico técnica y afines", por lo que existe conexión competitiva con los productos de la Clase 5.

6. En vista a que los signos son idénticos no es necesario realizar la comparación fonética, visual ni conceptual.

7. Con la concesión del signo FARBEN se violaron los artículos 190, 191 y 192 de la Decisión 486.

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada la Superintendencia "no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)".

2. "(...) teniendo en cuenta que la marca `FARBEN' cumplía con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 (...) y que, además, no se evidenció que la misma se encontrara incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión en mención, esta Superintendencia concedió su registro".

3. Debe tomarse en cuenta que el nombre comercial FARBEN "no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad como tampoco para el momento que se concedió el registro de la misma. Adicionalmente, quien alega ser titular de dicho nombre comercial no presentó oposición dentro del trámite de registro (...)". Agrega, que si bien el depósito de un nombre comercial es declarativo "sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados (...)".

4. Se evidencia "que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o el certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio".

   * Tercero interesado.

   La sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda diciendo:

1. Que el signo FARBEN fue utilizado anteriormente como nombre comercial DISTRIBUIDORA FARBEN LTDA.

2. Que desde el 27 de abril de 2001 estuvo intentando el registro del signo FARBEN el cual lo obtuvo el 16 de noviembre de 2004 "En los tres años y siete meses, nunca concurrió en defensa de su pretendido derecho sobre el signo FARBEN, la sociedad FARBEN S.A., ni por la vía de promover solicitud de registro de marca, nombre o enseña comercial para distinguir los productos o servicios propios de su objeto social, ni por la vía de la presentación de oposición a las dos solicitudes de registro que mi poderdante promovió para proteger su derecho".

3. Si bien se evidencia la existencia de una razón social FARBEN S.A. "pero nunca que los productos que comercializa se distingan con la marca FARBEN y mucho menos que genere confusión en los consumidores".

4. No se ha demostrado la existencia de un nombre comercial protegido.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 135, 136 literal b), 172, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FARBEN (denominativo), fue el 31 de marzo de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literales a) y b), 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 134 literal a) y 150 de la Decisión 486, no se interpretará el artículo 172 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

(...)

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