183-IP-2013

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 183-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal b), párrafo cuarto del artículo 172, 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad GROTTO S.P.A.

Marca: “GAS” (mixta).

Expediente Interno N° 2009-00277.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos (2) de octubre de 2013.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: la sociedad GROTTO S.P.A.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero Interesado: los señores JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA.

  3. Actos demandados

    La sociedad GROTTO S.P.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegar, en consecuencia, el registro del signo “GAS” (mixto), solicitado por la sociedad GROTTO S.P.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - Resolución No. 12594 de 27 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

    - Resolución No. 51534 de 4 de diciembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 14 de abril de 2003, la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 27 de junio de 2003, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529.

      - El señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro de su marca “GAS EVOLUTION JEANS” (denominativa) y en el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El señor HENRY MUÑOZ OSMA presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en la solicitud previa de su marca “NEW GASS & CO” (mixta) y en el uso de su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 24 de febrero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3383, por medio de la cual resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegar, en consecuencia, el registro del signo “GAS” (mixto), solicitado por la sociedad GROTTO S.P.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad GROTTO S.P.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 27 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12594, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 4 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 51534, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

    2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad GROTTO S.P.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) los actos acusados resultan violatorios del artículo 147 de la Decisión 486 (…), pues esta norma dispone que únicamente ‘quien tiene legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca’”.

      - “(…) GAS es una destacada marca italiana, lider (sic) en el mundo de la ropa deportiva, particularmente Jeans. El fundador de GROTTO S.P.A. (…) comenzó su negocio a principio de los años 70 y actualmente es notoriamente conocida en el comercio internacional”.

      - “En la Comunidad Andina GROTTO S.P.A. es el titular de la marca GAS para productos de la clase 25 internacional y por ello, cuando tuvo conocimiento que terceros no autorizados estaban intentando apropiarse de la marca GAS en Colombia presentó oposición andina y solicitó bajo el expediente objeto del presente proceso el registro de la marca GAS (MIXTA) para acreditar su interés en el mercado colombiano”.

      - “No se tuvo en cuenta entre otros antecedentes que la solicitud de registro No. 03.022.693 de la marca GAS EVOLUTION JEANS presentada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR para distinguir productos de la clase 25 internacional y que fue citada como fundamento de la oposición, fue negada con motivo de la oposición de GROTTO S.P.A., como da cuenta la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.

      - “Los actos acusados resultan violatorios de la Ley por cuanto si bien analizan la aplicabilidad del motivo de irregistrabilidad previstos en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, se partió de un supuesto de hecho inexacto (…)”.

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) pese a que los signos confrontados se presentan de forma mixta, acompañados de un componente gráfico, éste no logra desvirtuar el mencionado riesgo, ya que lo que predomina en los conjuntos es la denominación, en donde radica la confundiblidad entre ellos, por lo que la parte figurativa que contienen, no constituye un elemento diferenciador entre las marcas que se comparan, por el contrario, generaría la idea que la inclusión de los elementos figurativos en el signo solicitado, hacen parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, GAS EVOLUTION previamente registrada”.

      - “(…) el signo solicitado se enmarca en el concepto de falta de distintividad. Lo anterior, por cuanto la marca solicitada (GAS), desde un primer impacto general, la misma no puede ser percibida como distintiva de un origen empresarial”.

      - “(…) en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que indiscutiblemente se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado”.

      - “Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate”.

      - “(…) en el presente caso, una vez revisado los documentos obrantes en el expediente se pudo establecer que el uso del nombre comercial ha sido continuo y permanente, es un nombre y enseña comercial protegible asistiéndole el derecho al opositor quedando demostrado el uso del nombre comercial siendo este público y conocido por los consumidores”.

    4. Tercero Interesado

      La sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el argumento mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio niega a la sociedad GROTTO S.P.A. el registro como marca de la expresión BLUE JEAN GAS (M) clase 25 a que se refiere la presente demanda no está fundamentado en la solicitud prioritaria y posteriormente negada a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.”.

      - “La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, antes de presentar la solicitud objeto de oposición por parte de la sociedad GROTTO S.P.A. había solicitado y obtenido el registro de la marca comercial GAS EVOLUTION JEANS (N) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional (…)”.

      - “(…) al momento de presentarse la solicitud que fue posteriormente concedida, esta (sic) soportó la oposición del señor HENRY MUÑOZ OSMA como representante de la empresa NEW GAS LTDA., ha...

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