182-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 182-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b), 136 literal a), 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 137 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-3670-J.C.S. Actor: IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED. Marca: ARKOTUX (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de noviembre de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED.

   Demandada: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   Terceras Interesadas: LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A., solicitó el 23 de diciembre de 2008 el registro como marca del signo denominativo ARKOTUX, para amparar productos de la clase 5.

   2. Una vez publicados los extractos en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED presentó oposición con base en su marca denominativa ERBITUX, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 16729-02, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 99902 de 15 de septiembre de 2010, resolvió rechazar la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción para impugnar el mencionado acto administrativo.

   5. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico-visual y fonético. TUX es la sílaba tónica en ambos. ERBI y ARKO se escuchan de un modo muy semejante.

   2. Argumenta, que como se trata de marcas que amparan productos farmacéuticos, la oficina debió hacer un examen de registrabilidad muy riguroso.

   3. Sostiene, que el registro solicitado daría origen a un acto de competencia desleal en contra de la sociedad IMCLONE SYSTEMS.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Procurador General del Estado.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      Que las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial no. 1.200.

      Acompaño copia certificada de la acción de personal que acredita mi comparecencia

      .

      (…)”.

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles.

      • Afirma, que las sílabas tónicas son aquellas que se encuentran al comienzo de los signos en conflicto. Las otras sílabas no son relevantes en el conjunto marcario.

   3. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      Contestó la demanda de la siguiente manera:

      1.- NEGATIVA PURA Y SIMPLE.- Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      2.- LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución No. 99902 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley.

      3.- LEGALIDAD Y VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión Andina 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual.

      4. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA.- la demanda propuesta es improcedente por el hecho de que las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento legal.

      5. IMPUGNACIÓN DE LA PRUEBA.- impugno desde ahora, las pruebas que preséntela (sic) parte actora en todo cuando fueren de ilegales e improcedentes.

   4. Por parte de la sociedad LABORATOIRES ARKOPHARMA.

      • Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

      • Afirma, que tiene registradas 11 marcas con la partícula inicial ARKO. Por lo tanto, dicha partícula indica la procedencia empresarial de sus productos.

      • Agrega, que existen en Ecuador varias marcas registradas con la terminación TUX. Por lo tanto, es evidente que el elemento que tiene la fuerza distintiva es ARKO.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación solicitada; sin embargo, en relación al artículo 134 se interpretará exclusivamente el literal a). De oficio se interpretará el artículo 137 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

.

(…)

Artículo 137

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(…)

Artículo 258

Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos

.

Artículo 259

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor

;

(…)

.

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. El análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. La marca débil.

5. La familia de marcas.

6. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo ARKOTUX. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

   1. Concepto de marca.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la...