180-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 180-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma normativa; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia,. Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca: PREMIER LIGHTS (mixta). Expediente Interno Nº 2010-00109.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 08 de octubre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (“PHILIP MORRIS”).

   Demandados: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”).

   Tercera Interesada: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. (“PROTABACO”).

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 28 de octubre de 2005, PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. (“PROTABACO”) solicitó ante la SIC el registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (“PHILIP MORRIS”) presenta oposición en base al riesgo de confusión y aprovechamiento injusto por parte del signo solicitado de las marcas notorias MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA de la misma Clase 34.

   – Mediante Resolución Nº 10553, de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y procedió al registro del signo solicitado.

   – PHILIP MORRIS presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos mediante la Resolución Nº 25723, de 26 de mayo de 2009 y la Resolución Nº 42057, de 26 de agosto de 2009, respectivamente, en el sentido de confirmar la resolución inicial, agotándose así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante PHILIP MORRIS manifestó lo siguiente:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que la SIC no debió haber otorgado el registro del signo solicitado.

   – Alega riesgo de confusión y aprovechamiento injusto por parte del signo solicitado de las marcas notorias MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA de la misma Clase 34.

   – La SIC omitió realizar el examen comparativo de los signos confrontados, bajo el argumento que el registro de la marca concedida era un derecho adquirido a favor de la solicitante en virtud del registro previo de la marca PREMIER, respecto de la cual, la marca PREMIER LIGHTS no constituía ninguna variación sustancial.

   – En el presente caso, el elemento predominante es el elemento figurativo y no el denominativo, por lo que alega la notoriedad del elemento gráfico común en los signos confrontados.

   – Existe un aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias MARLBORO, a la luz del artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

   – El signo solicitado no es una marca derivada, y reproduce indebidamente la figura geométrica distintiva PENTÁGONO IRREGULAR de las marcas MARLBORO.

   – “No parece que se requiera de prueba de notoriedad de marcas verdaderamente renombradas como lo son MARLBORO y su elemento figurativo representado por el diseño de techo, por lo cual su grado de conocimiento podía ser admitido directamente por la SIC, como un hecho notorio exento de prueba”.

   – Alega jurisprudencia sentada en otros países.

   – Como resultado de las inversiones hechas en ventas, publicidad y promoción, la marca FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) ha adquirido el status de marca notoriamente conocida en Colombia en los términos del artículo 224 y siguientes de la Decisión 486.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda alegando que:

   – Los signos confrontados no son similares, por lo que se accedió al registro del signo solicitado.

   – El signo solicitado es una marca derivada de otras marcas PREMIER ya registradas.

   – Las marcas MARLBORO no han sido reconocidas por esta Autoridad ni por ninguna de los países miembros de la CAN como notorias, pues en ningún momento se han aportado pruebas que conduzcan a la certeza sobre dicha calidad, por lo que no están sujetas al régimen especial.

   El tercero interesado PROTABACO contestó la demanda alegando que:

   – La marca PREMIER se encuentra debidamente registrada en Colombia, por lo cual el uso de ésta, y de las derivaciones de la misma, es un uso absolutamente legítimo que no puede ser cuestionado por nadie.

   – Los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado durante más de 15 años.

   – No existe similitud entre los signos confrontados, siendo que la marca PREMIER es igualmente notoria en el mercado nacional.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 08 de octubre de 2013.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486. Se procederá a interpretar la norma solicitada, además de interpretar de oficio los artículos: 134 literales a) y b), 224 y 228 de la Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

   (…)

   Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

   (…)

   Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad.

   En el presente caso, la demandante PHILIP MORRIS solicita la nulidad de la Resolución Nº 10553 que concedió el registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta) en la Clase 34, por considerar el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto por parte del signo solicitado de las marcas registradas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA de la misma Clase 34.

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

   La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que una marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o...