18-IP-98

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 1998
• Fecha de publicación: 13 Mayo 1998
• Número de registro: 18-IP-98
• Número de Gaceta: 340
• Sección: Procesos

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PROCESO 18-IP-98

Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 62, 58 literal f), 72 (hoy artículos 81, 96, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), 64, 65 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 99, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola e interpretación de oficio del artículo 69 ibídem; y artículos 88 de la Decisión 313 y 99 de la Decisión 344. Actor: SOCIEDAD MANUFACTURAS STOP S. A; marca: "US TOP". Expediente Interno N° 3702.

Quito, 30 de marzo de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, solicita a este Tribunal Comunitario, la interpretación por vía prejudicial de los artículos 56, 62, 58 literal f), 72 (hoy artículos 81, 96, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344; 64, 65 y 76 de la Decisión 85; 99, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la SOCIEDAD MANUFACTURAS STOP S. A., expediente N° 3702, por el que se "pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 711 de 14 de enero de 1.982 proferida por la División de Propiedad Industrial hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 179.116, por la cual se concedió el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S. A. para distinguir productos de la clase 25 internacional y, que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la resolución 10.711 de 9 de diciembre de 1988 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mencionada dentro del expediente administrativo 264.566, por la cual se concede la renovación por cinco años del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza".

Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante son:

"1° La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos consideró que la marca solicitada no estaba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad, procediendo entonces a aceptar la solicitud de registro con el núm. 98.354", solicitud de fecha 22 de enero de 1979, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 28 de 16 de febrero de 1981.

"2° La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. solicitó la renovación del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), siendo concedida mediante resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988 por un término de cinco años". Con posterioridad y con fecha 14 de enero de 1992, se presentó una nueva solicitud de renovación, conferida hasta el 14 de enero del año 2.002.

"3° La sociedad MANUFACTURAS STOP es titular de los registros de las marcas STOP (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25, expediente administrativo 169.093;", con certificado No. 95.958, solicitud presentada el 27 de septiembre de 1977, y conferida mediante Resolución N° 5233 de diciembre 05 de 1980 vigente desde el 25 de marzo de 1981; actualmente se encuentra en trámite la renovación desde el 25 de marzo de 1996 por el plazo de diez años.; "STOP (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 24, certificado de registro núm. 96.477; "STOP (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35, certificado de registro núm. 96.476, del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza".

"4° La sociedad Manufacturas Stop S. A. es titular de los siguientes nombres y enseñas comerciales: Enseña comercial STOP (ETIQUETA) para distinguir establecimientos comerciales dedicados a la elaboración de productos comprendidos en las clases 24 y 25 según certificado de depósito núm. 2.088; nombre comercial STOP (ETIQUETA) para distinguir empresarios dedicados a la elaboración, producción y venta de productos comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza", solicitud de depósito presentada el 27 de septiembre de 1977, bajo el expediente 160091 y conferido desde el 14 de noviembre de 1978.

En base de la demanda y de la contestación por parte de la Superintendencia, este Tribunal amplía los hechos señalados anteriormente.

1. DEMANDA

a) La actora advierte que se ha violado la norma contenida en el artículo 56 de la Decisión 85 y el literal f) del artículo 58 ibídem, por cuanto el signo impugnado US TOP es confundible con el suyo por existir entre ellos una igualdad visual, ortográfica, gráfica y auditiva, aclarando sobre esta última que "ambos signos presentan semejante pronunciación fonética, predominando, además, en ambos casos el elemento denominativo. Por otro lado, la vocal U mayúscula que hace parte del signo US TOP es débil, de suerte que al pronunciarse fonéticamente la marca US TOP, se escucha como STOP, forma auditiva como se escucha también el signo STOP de propiedad de mi representada (lo resaltado de la demanda)".

b) Considera también violados los artículos 62, 64 y 65 de la Decisión 85 que se refieren al trámite de concesión de una marca porque según el mismo y previo a ordenar la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Oficina Nacional Competente debía proceder a realizar el estudio de fondo, para establecer si el signo se encontraba incurso en una de las causales de irregistrabilidad. Efectuado dicho estudio y si no había objeciones, ordenaba la publicación en el órgano respectivo. Bajo este procedimiento la División de Propiedad Industrial debió informar a la Sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S. A. sobre la causal de irregistrabilidad del literal f), y posteriormente rechazar el registro de la marca.

Por no existir tal información violó el trámite al no haber realizado correctamente el examen de registrabilidad, lo que llevó a ignorar que se encontraba realmente solicitando el registro de la marca STOP (mixta).

c) Puntualiza que la Sociedad demandada SAO PAULO ALPARGATAS S. A., reconoció en un escrito de observaciones formulado el 15 de junio de 1994 contra la solicitud de registro de la marca STOP (NOMINATIVA) para los productos de la clase 25, la semejanza y confundibilidad entre los signos en cuestión. Al manifestar dicha compañía, según dice la actora, lo siguiente:

"(...)

"Tercero.- Mi representada la Sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A., solicitó el día 25 de enero de 1983 bajo el expediente N° 418994 el registro de la marca US TOP para distinguir productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

"Cuarto.- La marca solicitada en registro bajo el expediente de la referencia, es SIMILAR tanto fonética, ortográfica como gráficamente a la marca solicitada con anterioridad por mi mandante, lo que las hacen confundibles por el público consumidor, induciéndolo a error (se resalta)".

d) Fundamenta su acción en la sentencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado de 30 de noviembre de 1995, la que a su vez recoge la interpretativa de este Tribunal sobre el registro de la marca STOP JEANS, sentencia en la cual el Tribunal Nacional accedió a las pretensiones de la demanda.

e) Acusa de violados los artículos 72 y 76 de la Decisión 85, por no haberse respetado su registro marcario al concederse la renovación de la marca US TOP y por cuanto la Oficina Nacional Competente no ha cancelado, como así debió hacerlo, de oficio la marca impugnada.

f) El fundamento para la impugnación por presunta violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, los concreta en que la División de Signos Distintivos no adoptó "las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo (debiendo hacerlo, según se sustenta más adelante), de expedir la Resolución que...