175-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 175-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-00450. Actor: NOVARTIS AG. Patente: “SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA CON ACTIVIDAD ANTINEURODEGENERATIVA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de octubre de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: NOVARTIS AG.

   Demandados: LA NACIÓN – SUPERINTENTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. La sociedad NOVARTIS AG, solicitó el 29 de mayo de 1997 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA CON ACTIVIDAD ANTINEURODEGENERATIVA.”

      2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 508 de 25 de septiembre de 2001.

      3. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 3124 de 31 de enero de 2003, decidió negar la patente de invención solicitada. Se argumentó que el objeto a patentarse no tenía novedad, nivel inventivo y que se trataba de un segundo uso.

      4. La sociedad NOVARTIS AG., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      5. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 12506 de 30 de abril de 2003 resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      6. La sociedad NOVARTIS AG, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      7. La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad NOVARTIS AG basó su demanda en los siguientes argumentos:

      1. Argumenta, que el objeto a patentarse tiene novedad y nivel inventivo.

      2. Sostiene, que los compuestos reivindicados sí son novedosos, ya que ninguno de ellos está comprendido dentro de los documentos CH 585, US 3,100,207 y DE 1793521, citados como anterioridades.

      3. Argumenta, que la reivindicación 1 sí es novedosa frente a la totalidad de los documentos citados.

      4. Expresa, que el objeto a patentarse goza de nivel inventivo, ya que muestra un efecto protector que no se esperaba a partir de los documentos citados como anterioridades. Tampoco se puede derivar de los conocimientos que tiene una persona versada en la materia, ya que los compuestos reivindicados tienen un efecto altamente sorprendente; esto es tan evidente que se encuentran actualmente en la fase II de las pruebas clínicas y son muy prometedores.

   3. La contestación a la demanda.

      la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que de conformidad con las actuaciones administrativas surtidas, se logró demostrar que la reivindicación 1 carece de nivel inventivo.

      2. Manifiesta, que el objeto a patentarse no tiene diferencia con lo que ya forma parte del estado de la técnica, “puesto que en los citados documentos US 3100207, CH 585746 Y DE 1793521, se persiguen las mismas soluciones con composiciones similares”.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que al momento en que se presentó la solicitud de patente la normativa sustancial aplicable era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5 y 16, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)

Artículo 16

Productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

(…)

DECISIÓN 486

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos de patentabilidad en el marco de la Decisión 344.

3. Las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO

   La corte consultante solicitó la interpretación de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de la patente se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de...