174-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 174-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: CITRUS PUNCH SOL (denominativa).

Actor: sociedad CCM, IP S.A.

Proceso interno Nº. 2010-00057.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2010-00057;

El auto de 8 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad CCM, IP S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS.

* Hechos.

1. El 30 de octubre de 2008, la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CITRUS PUNCH SOL (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 600 de 30 de enero de 2009. Contra dicha solicitud presentó oposición, la sociedad CCM, IP S.A. argumentando que el signo solicitado es descriptivo y de uso común.

3. Por Resolución Nº. 31767 de 26 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad CCM, IP S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 39918 de 31 de julio de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 51690 de 7 de octubre de 2009, confirmó también la Resolución Nº. 31767 de 26 de junio de 2009.

6. La sociedad CCM, IP S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad CCM, IP S.A. presentó su demanda bajo los siguientes argumentos:

1. Se violaron los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486.

2. La indebida concesión de la marca CITRUS PUNCH SOL como marca derivada, ya que, la Superintendencia derivó la concesión del signo solicitado "a partir de la existencia previa de la marca SOL (NOMINATIVA) en clase 32 Int. registrada bajo el No. 328247, hoy día a nombre de la Sra. Mateus (...) la citada marca SOL (NOMINATIVA) en clase 32 Int. fue concedida, a su vez, como una marca derivada del registro marcario No. 277459, correspondiente a la marca AGUA FRESCA DEL SOL (nominativa) (...)".

3. Por lo tanto, el signo SOL (denominativo) "NO podía ser considerado como el signo base para otorgar el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL, igualmente en calidad de marca derivada, como erróneamente lo ha hecho la entidad demandada en los Actos acusados" pues "no es lógico, ni legalmente posible, generar un nuevo derecho marcario a partir de otro que, a su vez deriva su existencia de un tercer signo". Agrega que la marca SOL al ser derivada no cuenta con elementos distintivos propios.

4. Violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado no es distintivo, pues se compone de "la expresión DESCRIPTIVA `CITRUS PUNCH' y el vocablo DE USO COMÚN `SOL', sin adicionar elemento alguno que permita distinguir con certeza el origen empresarial de los productos que con ella se pretenden distinguir (...)".

5. Recalca que la expresión CITRUS PUNCH es descriptiva y la expresión SOL es de uso común, por lo tanto el signo solicitado CITRUS PUNCH SOL en su conjunto es descriptivo.

6. Existen varios signos en el mercado compuestos por la denominación SOL que coexisten pacíficamente en el mercado. Por lo que se considera que la expresión SOL es débil.

7. De manera subsidiaria argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que en el caso de que los criterios descritos en párrafos precedentes no sean tomados en cuenta, la Superintendencia debería realizar el correspondiente examen de registrabilidad respecto a la confundibilidad del signo solicitado con otras marcas registradas como ser AGUA FRESCA EL SOL (denominativa) y GASEOSAS EL SOL S.A. (mixta) registradas a favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda presentando los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas "no se ha violado ninguna norma contenida en la Decisión 486 (...)".

2. El signo solicitado a registro CITRUS PUNCH SOL (denominativa) "Es registrable como marca en la medida en que constituye una derivación de la marca previamente registrada SOL (nominativa) Clase 32 Internacional (...) de titularidad actual de la misma solicitante, esto es, la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, marca, esta última, SOL (nominativa), que valga aclarar, no es derivación de ninguna otra marca como sostiene erradamente el accionante".

   Al respecto, la Superintendencia concluyó que el signo SOL (denominativo) no era una marca derivada ni de la marca SOL ni de la marca AGUA FRESCA DEL SOL.

3. "La marca derivada CITRUS PUNCH SOL (nominativa) (...) no está compuesta de manera `exclusiva' por los elementos descriptivos CITRUS y PUNCH, (...) por el contrario, CITRUS PUNCH SOL, contiene en su conjunto, el elemento SOL, que en compañía con las otras dos expresiones, hacen que el signo sea registrable como marca derivada; además, cabe resaltar, que contrario a lo que sostiene el accionante, la expresión SOL no es una expresión común a los productos de la Clase 32 Internacional, por el contrario, igual que SOL y para la Clase 32 Internacional, existen nueve (9) registros concedidos de los cuales, ocho (8) están a nombre de la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS Y UNO (1) a favor de GASEOSAS EL SOL S.A.. luego, en sana lógica, no es dable concluir que la expresión mencionada sea de uso común para la Clase 32 Internacional o que se haya convertido en una expresión débil frente a la mencionada Clase".

4. La Superintendencia concedió el registro del signo solicitado por considerar que no existe confusión con las marcas registradas AGUA FRESCA SOL (denominativa) y SOL (mixta).

   * Tercero interesado.

   La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando:

1. La marca SOL para distinguir productos de la Clase 32 le pertenece a la señora LUZ DARY MATEUS y que las autoridades deben respetar ese derecho.

2. Cita jurisprudencia para referirse a los signos descriptivos, de uso común, genéricos y a la familia de marcas.

3. Su marca no es débil y es diferente a las ya registradas.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CITRUS PUNCH SOL (denominativo), fue el 30 de octubre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la...