172-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 172-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador. Expediente interno: Nº 517-11-2-1. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS.

   Demandada: CHASE INTERNACIONAL S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 21 de julio de 2009, el señor ORDÓÑEZ presentó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (“IEPI”) solicitud de registro de la marca “SAN XIAO” (denominativa) para distinguir “cepillos dentales” de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que se publicó en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 534.

      – El 17 de febrero de 2010, mediante Resolución Nº 8309937, se concedió el registro solicitado.

      – El demandante inicia un proceso de medidas cautelares ante el Juez Séptimo de lo Civil del Guayas, por lo que mediante sentencia se condenó a la empresa demandada por el uso indebido de la marca registrada.

      – El 1 de julio de 2011, el señor ORDÓÑEZ presentó Demanda Principal ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas alegando que el demandado de manera permanente viene comercializando un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales.

      – El 25 de octubre de 2011, CHASE INTERNACIONAL S.A. contestó la demanda, manifestando que se la declare infundada, toda vez que CHASE INTERNACIONAL S.A. es sólo intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, por lo que no vende ni comercializa dichos productos.

      – El 28 de noviembre de 2011, el señor ORDÓÑEZ pidió audiencia de conciliación, la cual se celebró el 14 de diciembre de 2011, sin que compareciera la demandada.

      – El 22 de diciembre de 2011, el señor ORDÓÑEZ solicitó diligencias probatorias y que se adjuntaran los documentos que presentó que obran como prueba a su favor de la violación de la marca de su propiedad que ha falsificado la demandada.

      – El 23 de diciembre de 2011, CHASE INTERNACIONAL S.A. presentó ante el Tribunal Distrital Nº 2 sus pruebas y solicitó que el señor ORDÓÑEZ presentara los documentos tributarios que justificaran el cumplimiento del pago del impuesto al Servicio Nacional de Aduanas, como le corresponde a los importadores.

      – El 29 de mayo de 2012, el señor ORDÓÑEZ solicitó que el Tribunal Distrital Nº 2 solicitara interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la demanda:

      El demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS manifestó lo siguiente:

      – El titular de una marca goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento. Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada.

      – El demandado se encuentra comercializando de manera permanente un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales sin que el IEPI le haya otorgado registro de marca para su comercialización, causando un perjuicio directo a la distintividad de la marca “SAN XIAO”, y a sabiendas que viola el derecho del demandante de propiedad intelectual.

      – Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

      – Se debe tomar en cuenta que el mismo demandado señala de manera expresa haber vendido el producto SANXIAO sin autorización expresa del importador.

      – La única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. No importa que la empresa demandada haya usado ese mismo signo con anterioridad al registro.

      – Solicita que se ordene: 1) el cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados SANXIAU o ADJ SANXIAO, 2) el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto SANXIAU o ADJ SANXIAO, 3) el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, 4) la prohibición definitiva de la importación de la mercadería “CEPILLOS DENTALES” denominada “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería, 5) indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia, y 6) la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca “SANXIAO” en virtud de las ventas y publicidad efectuadas por el demandado.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El demandado CHASE INTERNACIONAL S.A. contestó la demanda alegando que:

      – La acción interpuesta por el señor ORDÓÑEZ no tiene ningún fundamento real, debido a que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha sido sólo intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, entre ellos los señores ORDÓÑEZ y Aurelio Ordóñez Pinos, para quienes, CHASE INTERNACIONAL S.A. hasta el año 2010 importaba el producto conocido bajo la marca registrada “SANXIAO” de hasta ese entonces de propiedad exclusiva de los fabricantes.

      – CHASE INTERNACIONAL S.A. no es la única intermediaria entre exportadores, fabricantes e importadores locales ni el único en el mundo que vende a los importadores en Ecuador; además debería considerar que no es necesario que el intermediario sea propietario de la marca que comercializa, ya que éstas son vendidas a los propietarios de las mismas aquí en Ecuador, como consecuencia de la intermediación efectuada con los fabricantes o exportadores del producto en el extranjero, que en ocasiones son también titulares de dichas marcas.

      – CHASE INTERNACIONAL S.A. nunca ha comercializado marcas similares como las denominadas: “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”.

      – En el transcurso del mes de agosto del año 2010, el señor ORDÓÑEZ mantuvo, en su almacén, una conversación con el señor NARESH SHEWAKRAM PRITMANI, accionista de CHASE INTERNACIONAL S.A., en la cual nos entregó copias de algunos títulos de marcas registradas por él, entre las cuales se encontraba la marca “SANXIAO”, sin embargo el último pedido realizado de esa marca ya se había efectuado el 29 de enero de 2010 a solicitud del señor Aurelio Ordóñez Pinos, y fue embarcado el 04 de septiembre de 2010.

      – Lo expuesto en el párrafo anterior por ninguna circunstancia admite que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha comercializado de manera desleal la marca “SANXIAO” o marcas similares como “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”, lo único que se reconoce y aclara es que una vez que tuvimos conocimiento de los registros que efectuó el señor ORDÓÑEZ y que lógicamente al ya no ser ya sus intermediarios con los fabricantes de la marca “SANXIAO”, no había razón para seguir importando ese producto. Antes de la reunión mencionada no teníamos por qué tener conocimiento de los registros que, sobre esa marca, estaba efectuando el señor ORDÓÑEZ, ya que tampoco el fabricante, que es propietario de esa marca en el extranjero, nos ha comunicado la representación, cesión o cualquier derecho de exclusividad que haya efectuado sobre esa marca.

      – CHASE INTERNACIONAL S.A., mucho antes del inicio de las acciones interpuestas por el señor ORDÓÑEZ, ya no comercializaba el producto de marca “SAN XIAO”. Nunca ha vendido productos similares denominados “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”.

      – Se ha lesionado el nombre de las compañías CHASE INTERNACIONAL S.A. ECUADOR y CHASE INTERNACIONAL EXPORTS LTD., debido a que ésta no ha incurrido en ninguna de las infracciones previstas en los arts. 217, 284 y 285, en consecuencia no se ha lesionado ningún derecho del señor ORDÓÑEZ, siendo de tal manera improcedente la solicitud de declaratoria de cometimiento de tales acciones y de imposición de las sanciones previstas en el art. 247 de la Ley de Propiedad Intelectual, las mismas que serían inejecutables ante la inexistencia de los supuestos actos ilícitos de comercialización de los productos del demandante.

3. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

4. Normas a ser interpretadas.

   El Juez Consultante no solicita la interpretación prejudicial de norma alguna pero se hace referencia a las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso, éstas son: los artículos 155 y 241 de la Decisión 486.

   Se interpretarán de oficio, pero se limitará el artículo 155 a su literal d)...