170-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 170-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y e) y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154, 224 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258, 259 literal a) y 267 de la misma normativa; asimismo, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 121, 122 y 123 de su Estatuto; con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Diecinueve (19) Civil del Circuito de Descongestión, Rama Judicial del Poder Público, de la República de Colombia. Expediente interno: Nº 2007-0305. Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Asunto: Infracción de derechos marcarios.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Diecinueve (19) Civil del Circuito de Descongestión, Rama Judicial del Poder Público, de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (“PHILIP MORRIS”).

   Demandada: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. (“PROTABACO”).

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      – En Colombia, PHILIP MORRIS es titular de las marcas MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Por otro lado, PROTABACO es titular de la marca PREMIER (& etiqueta) para amparar productos de la misma clase.

      – El 04 de septiembre de 2002, PHILIP MORRIS citó a PROTABACO a una audiencia de conciliación prejudicial, con el propósito de solucionar el conflicto, toda vez que consideró que ésta realizó un drástico cambio de identidad visual en el nuevo producto PREMIER MENTHOL LIGHTS, en donde, de manera deliberada utiliza el reconocido PENTÁGONO IRREGULAR notoriamente conocido y de propiedad de PHILIP MORRIS. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio certificó la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio.

      – Posteriormente, PROTABACO solicitó el registro de las marcas PREMIER MENTHOL (mixta), PREMIER LIGHTS (mixta), PREMIER MENTHOL LIGHTS (mixta), PREMIER LIGHTS, PREMIER SUAVE y PREMIER FULL FLAVOR ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), a las cuales PHILIP MORRIS se opuso oportunamente. Las solicitudes se encontraron pendientes de decisión por parte de la SIC a la fecha de la demanda.

      – El 30 de marzo de 2007, PHILIP MORRIS convocó nuevamente a PROTABACO a una audiencia de conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que llegaran a ningún acuerdo.

      – El 26 de junio de 2007, la demandante presentó demanda por infracción de derechos marcarios por el uso del diseño del PENTÁGONO IRREGULAR en los empaques de PREMIER en contra de PROTABACO.

      – La demandante solicitó que se pida interpretación prejudicial al Tribunal Andino, solicitud que no fue aceptada por el juez nacional.

      – Ante ello, la demandante interpuso recurso de reposición en contra de dicho proveído, alegando su inconformidad por no haberse solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal Andino.

      – Finalmente, el 10 de abril de 2013, el Juzgado Diecinueve Civil Circuito de Descongestión revocó dicho auto del 08 de febrero de 2013, a efectos de tramitar la consulta facultativa al Tribunal Andino.

   2. Fundamentos de la demanda:

      El demandante PHILIP MORRIS manifestó lo siguiente:

      – Los cigarrillos marca MARLBORO (& etiqueta), en su actual presentación, fueron introducidos en el mercado de los Estados Unidos de América en el año 1955. El diseño del PENTÁGONO IRREGULAR fue creado en 1954 e introducido en el mercado en 1955.

      – PHILIP MORRIS ha registrado a nivel mundial, en más de 188 países, las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta), MARLBORO LIGHTS MENTHOL (mixta), MARLBORO MEDIUM (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR). Las marcas MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) están catalogadas como una de las marcas más fuertes del mercado mundial.

      – Se ha registrado en Colombia varias de las marcas MARLBORO (mixta) y FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) en la Clase 34.

      – El elemento figurativo esencial de las marcas MARLBORO (mixta) es el diseño consistente en la figura pentagonal denominada frecuentemente como PENTÁGONO IRREGULAR.

      – Como resultado de las inversiones hechas en ventas, publicidad y promoción, la marca FIGURATIVA (PENTÁGONO IRREGULAR) ha adquirido el status de marca notoriamente conocida en Colombia en los términos del artículo 224 y siguientes de la Decisión 486.

      – Esta marca es tan fácilmente reconocida, que el sólo uso del pentágono irregular le permite a los consumidores asociarla con los productos de la marca MARLBORO, tal como se demuestra en la encuesta de mercado efectuada por la compañía Yanhaas (anexo 3 de la demanda).

      – PHILIP MORRIS ha venido utilizando en la promoción y publicidad de los cigarrillos MARLBORO, el diseño del PENTÁGONO IRREGULAR de manera independiente.

      – El hecho de que la figura del PENTÁGONO IRREGULAR esté rodeada de un espacio vacío, significa que puede utilizarse en distintas posiciones dentro de un espacio. Se puede observar que la figura del PENTÁGONO IRREGULAR adquiere distintas proporciones dependiendo del espacio donde es utilizada.

      – PROTABACO registró la marca PREMIER (& etiqueta), posteriormente realizó un drástico cambio de identidad visual en el nuevo producto PREMIER MENTHOL LIGHTS, en donde de manera deliberada utiliza el reconocido PENTÁGONO IRREGULAR notoriamente conocido y de propiedad de PHILIP MORRIS.

      – PROTABACO solicitó el registro de las marcas PREMIER MENTHOL (mixta), PREMIER LIGHTS (mixta), PREMIER MENTHOL LIGHTS (mixta), PREMIER LIGHTS, PREMIER SUAVE y PREMIER FULL FLAVOR ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), a las cuales PHILIP MORRIS se opuso oportunamente. Las solicitudes se encontraron pendientes de decisión por parte de la SIC a la fecha de la demanda.

      – El diseño del PENTÁGONO IRREGULAR de las marcas PREMIER (mixtas) solicitadas, es el elemento con mayor fuerza de la etiqueta, el cual es una reproducción del diseño del PENTÁGONO IRREGULAR registrado por PHILIP MORRIS.

      – Las marcas solicitadas por PROTABACO pretenden amparar los mismos productos que amparan las marcas notorias y registradas de propiedad de PHILIP MORRIS.

      – En virtud de lo anterior, existe un verdadero riesgo de confusión visual y conceptual respecto a la procedencia de los productos fabricados por PHILIP MORRIS. El hecho de que las marcas solicitadas por PROTABACO sean idénticas a las marcas registradas por PHILIP MORRIS implica que son un medio o sistema encaminado a crear confusión en el público consumidor.

      – La demandante solicita que se ordene a PROTABACO retirar del mercado nacional las cajetillas de cigarrillos PREMIER SUAVE, PREMIER FULL FLAVOR, PREMIER LIGHTS y PREMIER MENTHOL LIGHTS, así como a cesar los actos que constituyen esta infracción; se prohíba a PROTABACO usar, fabricar, vender, publicitar, ofrecer, importar, exportar, almacenar o transportar cajetillas de cigarrillos PREMIER SUAVE, PREMIER FULL FLAVOR, PREMIER LIGHTS y PREMIER MENTHOL LIGHTS, o cualquier otra similar a éstas; se condene a PROTABACO a pagar a PHILIP MORRIS la indemnización de los perjuicios causados por los actos de infracción en la cuantía de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), o lo que se pruebe dentro del presente proceso; y, finalmente, solicita que se condene a PROTABACO al pago de las costas que se causen en el presente proceso.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La demandada PROTABACO contestó la demanda alegando que:

      – La marca PREMIER se encuentra debidamente registrada en Colombia, por lo cual el uso de ésta, y de las derivaciones de la misma, es un uso absolutamente legítimo que no puede ser cuestionado por nadie.

      – Las cifras mencionadas por la sociedad demandante relativas al número de cigarrillos vendidos en el periodo 2000-2006, es evidente que ante dichas cifras, a las cuales hay que creerles, es ciertamente contradictorio afirmar que el uso de la marca PREMIER haya causado o pueda causar el más mínimo daño, sobre todo considerando la antigüedad del registro para la marca PREMIER en el mercado colombiano.

      – Los registros 160511 y 326073 fueron obtenidos por PHILIP MORRIS en Colombia cuando ya PROTABACO había obtenido el registro de algunos de los diseños para la marca que ahora PHILIP MORRIS está cuestionando.

      – El elemento figurativo de la marca MARLBORO se ha identificado tradicionalmente como “DISEÑO DE TEJADO”, y el elemento figurativo de la marca PREMIER es una “M”; PHILLIP MORRIS optó por cambiar el nombre del diseño para llamarlo “PENTÁGONO IRREGULAR” con la finalidad de estructurar un argumento alrededor del hecho de que el elemento figurativo de la marca PREMIER es también un PENTÁGONO IRREGULAR.

      – Es importante decir que PHILIP MORRIS siempre usa el elemento figurativo asociado a la marca MARLBORO, de la misma manera que PROTABACO siempre usa el diseño de “M” junto con la marca PREMIER.

      – Si la marca MARLBORO es una marca notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee PROTABACO sobre la marca PREMIER, registrada en Colombia desde 1990.

      – Puede que el diseño de pentágono adquiera diversas proporciones dado que su forma es distinta en una cajetilla que en un cartón de MARLBORO, pero no es cierto que tal diseño adquiera distintas posiciones en las marcas...