168-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486, así como el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, de la República del Perú. Marca: ALCON OZIL (denominativa). Proceso Interno Nº 5680-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de septiembre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: ALCON INC.

   Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (“INDECOPI”), de la República del Perú.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 2 de febrero de 2007, ALCON INC. solicitó el registro de la marca de producto “ALCON OZIL” (denominativa), para distinguir “equipos y aparatos médicos quirúrgicos oftálmicos” de la Clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

   – El 15 de junio de 2007, mediante Resolución Nº 9961-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por riesgo de confusión con la marca registrada “OSIM” de la misma Clase 10, inscrita con Certificado Nº 103324.

   – El 04 de julio de 2007, ALCON INC. interpuso recurso de apelación.

   – El 28 de noviembre de 2007, el INDECOPI resolvió mediante Resolución Nº 2455-2007/TPI-INDECOPI confirmar la Resolución impugnada.

   – El 05 de marzo de 2008, ALCON INC. interpuso demanda contenciosa administrativa.

   – En primera instancia, el 14 de octubre de 2009, mediante la Resolución Nº 7, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y nula las Resoluciones citadas, y dispuso que el INDECOPI otorgara el registro de la marca solicitada.

   – El 18 de febrero de 2010, el INDECOPI interpuso recurso de apelación.

   – En segunda instancia, el 04 de abril de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia apelada.

   – El 28 de junio de 2012, el INDECOPI interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, alegando lo siguiente: “La infracción del debido proceso por no aplicación de los artículos 33 y 35 de la Decisión 472 sobre la interpretación prejudicial (…) debió suspenderse la tramitación del proceso judicial por ser la Sala Civil de la Corte Suprema la instancia susceptible de ser recurrida en el derecho interno (…). La infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486”. El INDECOPI agrega que, “la Sala aplicó la Decisión 486 sin haber solicitado la interpretación previa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vulnerando así el debido proceso por no haber aplicado los artículos 33 y 35 de la Decisión 472. (…) El artículo 33 del Tratado de Creación señala que debe solicitarse una interpretación prejudicial, lo que genera la suspensión del proceso judicial existente hasta la respuesta del organismo supranacional. (…) También se incurre en infracción al debido proceso porque la recurrida no se pronunció sobre el riesgo de confusión indirecta, extremo incorporado en el recurso de apelación”.

   – Mediante auto calificatorio del recurso, de 05 de marzo de 2013, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el INDECOPI y se dispuso solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante ALCON INC. manifestó lo siguiente:

   – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – Existen diferencias gráficas entre “ALCON OZIL” y “OSIM” no sólo por la “Z” y la “M” que diferencia entre “OZIL” y “OSIM”, sino también por la presencia de la palabra “ALCON” que precisamente es una marca de la casa, lo que refuerza la distintividad.

   – Al efectuar el examen comparativo se descarta el riesgo de confusión por la diversa extensión (dos palabras frente a una).

   – Tampoco hay riesgo de confusión por ser marcas de fantasía, es decir, que conceptualmente no evocan nada objetivo.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El demandado INDECOPI contestó la demanda alegando que:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – El examen comparativo del INDECOPI, concluye que existió riesgo de confusión indirecta debido a que, si bien el signo solicitado “ALCON OZIL” tiene diferencias gráficas y fonéticas con “OSIM”, la confusión se genera por la semejanza entre “OZIL” y “OSIM”, lo que pudiera generar la percepción de que se trata de marcas con un mismo origen empresarial (confusión indirecta).

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 33 y 35 de la Decisión 472 y el artículo 136 de la Decisión 486.

   Se interpretará el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA y el artículo 136 de la Decisión 486, limitado al literal a).

   De oficio, se interpretarán el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como, los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

   (…)

   De la Interpretación Prejudicial

   Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

   En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

   (…)

   .

   ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

   (…)

   DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

   Artículo 121.- Objeto y finalidad. Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   Artículo 122.- Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

   Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o...