167-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 167-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión 486.

Marca: ZAPP (mixta).

Actor: sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA INDE.

Proceso interno Nº. 2006-00009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2006-00009;

El auto de 8 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA INDE antes PAMAMCO COLOMBIA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE JUGOS, COLJUGOS LTDA.

* Hechos.

1. El 8 de octubre de 2003, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE JUGOS, COLJUGOS LTDA., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ZAPP (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 534 de 28 de noviembre de 2003. Contra dicha solicitud presentó oposición, la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA INDE antes PAMAMCO COLOMBIA S.A. sobre la base de sus marcas ZAFT (denominativa) y ZAFF (denominativa) registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 26768 de 28 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA INDE interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 001202 de 26 de enero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 20401 de 24 de agosto de 2005, confirmó también la Resolución Nº. 26768 de 28 de octubre de 2004.

6. La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA INDE interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA INDE presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado ZAPP (mixto) "reproduce sustancialmente las marcas previamente registradas ZAFT y ZAFF de la sociedad INDEGA, marcas registradas para identificar los mismos productos de la clase 32 de la clasificación internacional".

2. El cotejo entre los signos en conflicto "muestra de forma evidente cómo entre dichos signos existen semejanzas de tipo visual, fonético y gramatical que los hacen incapaces de distinguir una misma clase de productos".

3. Entre los signos en pugna se da una confusión directa y una confusión indirecta ya que se podría confundir el origen empresarial de los productos.

4. Afirma que "dadas las similitudes visuales y fonéticas entre el signo (sic) cotejados, la primera impresión que retiene el consumidor medio de los productos ZAFT y ZAFF de INDEGA, lo podría llevar a tomar, en un momento posterior, el producto ZAPP como si se tratara del producto de INDEGA o un producto proveniente de esta empresa, dadas las evidentes similitudes entre los signos, que según se dijo, comparten una misma raíz y similar disidencia (...)".

5. Agrega que la Superintendencia debió rechazar el registro del signo ZAPP "por cuanto es evidente que dadas las similitudes de orden visual, fonético y conceptual que tienen (sic) con las marcas previamente registradas ZAFT y ZAFF, el público consumidor se puede ver inducido a error por cuanto no podrá identificar plenamente el origen de los productos identificados con las marcas, o los productos en sí mismos".

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas "no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, especialmente en su artículo 136 literal a)".

2. "Al efectuar el análisis de confundibilidad desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta, se concluyen que no se aprecian semejanzas gráficas, ortográficas y conceptuales que conlleven al público consumidor a error respecto a los productos que pretenda adquirir".

3. Finalmente, "si bien es cierto que las marcas en debate comparten algunas letras, en nuestro caso las letras `ZA', debe tenerse en cuenta que poseen una estructura que le otorgan a cada conjunto marcario (ZAPP, ZAFF Y ZAFT) la suficiente distintividad con una percepción auditiva y visual particular, como para coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor permitiéndole una fácil diferenciación; de otra parte resulta evidente que la marca misma `ZAPP' tiene un tipo espacial (sic) de letra que la hace aún más distintiva".

4. "Como quiera que las marcas en conflicto no son semejantes entre sí, resulta irrelevante una (sic) análisis sobre la relación y la conexidad entre los productos que distinguen; dado que pueden coexistir en el mercado sin generar confusión directa e indirecta en el público consumidor".

   * Tercero interesado.

   La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE JUGOS, COLJUGOS S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda diciendo:

1. La Superintendencia actuó bien en cuanto a la concesión del signo solicitado ZAPP (mixta), sin embargo, actuó en contravención de la norma el momento en el que concedió el registro del signo ZAFF a favor de la demandante ya que no tomó en cuenta que su signo ZAPP (mixto) ya había sido concedido con anterioridad, por tanto "si debe prosperar una NULIDAD ya sea relativa o absoluta, es la relacionada con el signo ZAFF por haber sido CONCEDIDA en contravención a lo dispuesto por el literal a), f) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 (...) y por ello es aplicable lo dispuesto por el artículo 172 (...)".

2. Es titular de la marca ZAPP (mixta) para distinguir productos de las Clases 32, 29, 5, 31, 30 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La Superintendencia "no violó ninguna norma de la Decisión 486 (...) y menos la dispuesta en el literal a) del artículo 136, como mal lo afirma la actora".

4. Los signos de la opositora fueron concedidos en contravención del derecho de exclusiva que tiene sobre el signo ZAPP (mixto) en particular en lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Decisión 486.

   CON...