166-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 166-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixta).

Actor: sociedad THE COCA-COLA COMPANY.

Proceso interno Nº. 2008-00051.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00051;

El auto de 8 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad THE COCA-COLA COMPANY.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad INDUSTRIA DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA.

* Hechos.

1. El 12 de noviembre de 2003, la sociedad INDUSTRIA DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 522 de 31 de mayo de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición, la sociedad THE COCA-COLA COMPANY sobre la base de sus marcas COCA-COLA (mixta) y figurativas consistente en el diseño de una cinta registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 35525 de 27 de diciembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad THE COCA-COLA COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 14019 de 30 de mayo de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 23985 de 3 de agosto de 2007, confirmó también la Resolución Nº. 35525 de 27 de diciembre de 2005.

6. La sociedad THE COCA-COLA COMPANY interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad THE COCA-COLA COMPANY presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

1. Violación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

2. Los signos a comparar son "la marca mixta COCA-COLA (...) declarada marca notoriamente conocida, que incluye el DISEÑO DE CINTA y la marca CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixta), las cuales comparten similitudes que las hacen determinantes en el conjunto como para inducir al público consumidor a error o confusión. Así mismo, se hace necesaria la comparación en conjunto de las marcas mixtas COCA-COLA (...) y FIGURATIVA con la marca solicitada, ya que éstas también incluyen dentro de sus elementos EL DISEÑO DE CINTA".

3. Realizado el cotejo visual, fonético e ideológico los signos en conflicto son confundibles.

4. Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia hizo "un análisis superficial de la notoriedad de la marca mixta COCA-COLA (...) y su elemento gráfico DISEÑO DE CINTA, equivocándose al apreciar la fuerza distintiva de este elemento en las marcas registradas de THE COCA-COLA COMPANY, y al pasar por alto, sin justificación alguna, que la marca mixta solicitada, CAFÉ SAN JUAN DE PASTO, reproduce en sus elementos gráficos el DISEÑO DE CINTA protegido a favor de mi poderdante".

5. El signo solicitado "constituye una imitación de los elementos que componen las marcas FIGURATIVA y COCA-COLA, generando un riesgo de asociación, acompañado de aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas de THE COCA-COLA COMPANY, así como la dilución de la fuerza distintiva de estas marcas".

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda manifestando:

1. De las Resoluciones acusadas se concluye que, "la Superintendencia de Industria y Comercio al practicar el examen de registrabilidad al signo mixto Café San Juan de Pasto actuó de manera razonada y motivada, guiando su actuación por la finalidad del procedimiento señalado para la obtención del registro marcario, y, en especial, del examen de registrabilidad, cual era y sigue siendo la de garantizar que el signo analizado cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 (...) y que no incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135, 136 de la misma norma, como la de registrar signos que vulneran derechos de terceros".

2. Entre los signos en conflicto "a pesar de la presencia de semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor".

   * Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad INDUSTRIAS DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto), fue el 12 de noviembre de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la Decisión 486; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

* las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

2. carezcan de distintividad;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de...