163-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 163-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal f) y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00266. Actor: HONDA MOTOR CO, LTD. Marca: Tridimensional que consiste en la figura de un motor.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de septiembre de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: HONDA MOTOR CO., LTD.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad HONDA MOTOR CO., LTD, solicitó el 28 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo tridimensional que consiste en la figura de un motor, para amparar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 573, de 28 de febrero de 2007, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 021701 de 18 de julio de 2007, resolvió negar el registro solicitado.

   4. La sociedad HONDA MOTOR CO., LTD, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 30242 de 21 de septiembre de 2007, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 4578 de 19 de febrero de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad HONDA MOTOR CO., LTD, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que en la normativa andina nada impide el registro de marcas tridimensionales. El signo solicitado se ajusta a los requisitos de registrabilidad de los signos tridimensionales.

   2. Argumenta, que el signo solicitado posee elementos que le otorgan distintividad; dichos elementos lo alejan del concepto y formas tradicionales de un motor. No está incurso en la causal del artículo 135 literal c), ya que no se compone exclusivamente por una forma usual de los productos.

   3. Indica, que de existir algún nivel de distintividad no es aplicable la causal del artículo 135 literal b).

   4. Agrega, que el registro solicitado no concedería derechos sobre las formas propias o necesarias, sino sobre los elementos que le otorgan distintividad.

   5. Manifiesta, que para saber qué elementos son novedosos, se debe tener en cuenta de la óptica de los consumidores de los productos específicos. En el caso particular, la valoración de los elementos novedosos se hizo en un escenario no real. El consumidor es altamente especializado porque es el que fabrica los vehículos.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que el signo solicitado es una forma usual carente de distintividad. “Representa un motor de un pistón, motor pequeño el cual no representa ninguna distintividad ostensible respecto de los modelos ya existentes, es decir, de la forma común.”

      • Indica, que el consumidor luego de una vista superficial percibiría un motor sin relación a un origen empresarial determinado.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   De oficio, se interpretarán los artículos 134 literal f) y 150 de la misma normativa.

   Se hará la interpretación solicitada.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas

;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

;

3. consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. Registrabilidad de marcas tridimensionales.

3. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. Los elementos de uso común o necesarios en la conformación de una marca tridimensional.

4. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. De oficio, integral, motivado y autónomo.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el proceso interno se discute la registrabilidad de la marca TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FIGURA DE UN MOTOR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982 de 28 de septiembre de 2011:

   1. Concepto de marca.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

   Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

   Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos

   . (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[1]

   El artículo 134 de la...