162-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 162-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 26 literal k), 27, 32, 38 y 56 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: AQ + P.L.C. Patente: “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA”. Expediente Interno Nº 2007-00007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el 08 de octubre de 2013.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2013.

Antecedentes:

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes:

   Demandante: AQ + P.L.C.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 12 de mayo de 2004, la sociedad AQ + P.L.C. presentó una solicitud ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC, para el otorgamiento de la patente para la invención titulada “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA” radicada bajo el Nº 04043854.

   – La SIC notificó a la solicitante, a fin de que cumpliera con los requisitos jurídicos y técnicos exigidos, lo cual atendió el día 04 de octubre de 2004.

   – La SIC expidió la Resolución Nº 1492, de 30 de enero de 2006, a través de la cual declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, debido a que en el documento en el que consta la cesión del derecho a la patente fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no contemplando así los requisitos exigidos por la Ley.

   – El 02 de marzo de 2006, AQ + P.L.C. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 1492, de 30 de enero de 2006.

   – El 30 de junio de 2006, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la anterior Resolución mediante la Resolución Nº 17548.

   – AQ + P.L.C. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Republica de Colombia, la cual fue admitida el 22 de junio de 2007.

   – Finalmente, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Fundamentos de la demanda:

   La sociedad demandante AQ + P.L.C., presentó demanda alegando lo siguiente:

   – Se violó el artículo 39 de la Decisión 486, debido a que la SIC no debió declarar el abandono de la solicitud de patente, teniendo en cuenta que los requerimientos de tipo jurídico fueron atendidos dentro del término previsto para el efecto; y, respecto de la cesión de derechos sobre la patente solicitada, se explicó y se fundamentó jurídicamente que el inventor era empleado de la sociedad solicitante y, por lo tanto, debía entenderse que la invención realizada por el trabajador pertenece al patrono o mandante.

   – Conforme lo establece el citado artículo 39, la sanción jurídica del abandono de la solicitud de patente tendrá lugar cuando el solicitante adopte una actitud pasiva en relación a su petición o cuando no se hayan cumplido con los requisitos de forma prevista en la Ley. Situación que no ocurrió en el sub lite, toda vez que con la respuesta al requerimiento de 04 de octubre de 2004, se presentó el documento de cesión de los otros dos inventores y se explicó la relación laboral entre el inventor y la sociedad solicitante, de forma tal que la exigencia contenida en el literal k) del artículo 26 se cumplió, con lo cual quedó demostrado su interés en la solicitud de patente de invención.

   – La misma solicitud de patente de invención que entró en Fase Nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), sí fue admitida a trámite en otros países firmantes del mismo Tratado.

   – Se violó el artículo 23 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud de patente de invención se encuentra dentro del supuesto de hecho descrito en el artículo 539 del Código de Comercio, que establece que “salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante”.

   – Lo anterior se puede aplicar en el presente caso, toda vez que se acreditó con un documento la relación jurídica entre la sociedad solicitante y su empleado. Por tanto, si a la SIC aún le quedaban dudas sobre el tipo de vinculación laboral de las partes, debió requerir los documentos que, a su juicio, eran necesarios y no declarar abandonada una solicitud de patente, afectando así su novedad y exponiéndola a perder su prioridad.

   – Estima que con los actos administrativos acusados se perjudica de manera directa la actividad comercial que desarrolla, al privar a la invención “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA” de la protección que la ley otorga respecto a las nuevas creaciones.

   – No puede sancionarse con el abandono una solicitud, argumentando el incumplimiento de requisitos que claramente pueden entenderse cumplidos de acuerdo con la legislación nacional.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – El documento de cesión de derechos a la patente otorgado por los inventores al solicitante no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486, toda vez que fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud.

   – Por tanto, es legal y válida la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 23[1] y 39 de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 23 solicitado, ya que trata sobre que “el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación”, lo que no resulta pertinente para el presente caso. En consecuencia, se interpretará el artículo 39 solicitado y, de oficio: los artículos 26 literal k), 27, 32, 38 y 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

   (…)

   k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

   Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

   a) el requerimiento de concesión de la patente;

   b) el nombre y la dirección del solicitante;

   c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

   d) el nombre de la invención;

   e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

   f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

   g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

   h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

   (…)

   Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

   Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas...