160-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.

Marca: “WEST” (mixta).

Expediente Interno N° 2009-00423.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiuno (21) de agosto de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST.

2. Actos demandados

   La sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 48654 de 26 de noviembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST y denegar, en consecuencia, el registro del sigo “WEST” (mixto), solicitado por la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 4903 de 30 de enero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 9880 de 27 de febrero de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 48654 de 26 de noviembre de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 4 de enero de 2008, la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. solicitó el registro del signo “WEST” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro previo de su marca “WEST QUÍMICA POR LA VIDA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 26 de noviembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 48654, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST y denegar, en consecuencia, el registro del sigo “WEST” (mixto), solicitado por la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 4903, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 27 de febrero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 9880, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 48654 de 26 de noviembre de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., en sus escritos de demanda y corrección de la misma expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca WEST + GRÁFICA es suficientemente distintiva en sí misma, y por tanto es capaz de generar en el consumidor el efecto de reconocimiento y de individualización en el mercado de los productos de la clase veinte (20) internacional que se pretenden proteger, es decir, ‘cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos’, sin generar asociación con los productos que distingue la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST con la marca WEST QUÍMICA POR LA VIDA (Mixta), es decir productos para ‘protocolos integrales de aseo y desinfección’, ubicadas en la clase 5 internacional”.

      - “(…) se puede observar cómo cada una de las marcas además de incorporar la expresión WEST, está acompañada de una serie de elementos distintivos y preponderantes que se constituyen en verdaderos elementos diferenciadores en el comercio, que le otorgan a cada uno de los signos la distintividad extrínseca necesaria para que los consumidores en el mercado estén en capacidad de individualizarlos e independizarlos y de esta manera distinguir los productos que unos y otros identifican en su mercado, que por demás (…) son mercados absolutamente distintos que no tienen conexión o vinculación alguna”.

      - “(…) la sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. no tiene un derecho exclusivo y excluyente respecto de la expresión WEST en relación con marcas que amparan productos de la clase quinta (5) internacional. Así mismo, nos permite concluir que si coexisten varias marcas de diferentes titulares que incorporan la expresión WEST como elemento común, la presencia de tal elemento por sí solo no tiene capacidad de derivar en confusión o riesgo de asociación entre las marcas. Esta circunstancia pone de presente que si no existe la confundibilidad entre marcas que usan WEST en la clase 5, mucho menos se podrá predicar con productos de la clase 20, en donde ellos son de diferente naturaleza a los de la 5 internacional”.

      - “(…) la marca de mi representada está encaminada a identificar los tapones o cierres no metálicos para productos farmacéuticos, pero ella en ningún momento tiene por finalidad identificar el producto farmacéutico como tal”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Del simple cotejo entre el signo solicitado WEST + GRÁFICA y la marca registrada, WEST QUÍMICA POR LA VIDA + GRÁFICA, se observa la semejanza existente como quiera que en ambas, la expresión que predomina es WEST, por su tamaño y disposición en ambos signos y por ser la expresión que genera mayor recordación, individualización e impacto en el consumidor por tener un significado conceptual concreto luego, si bien el signo solicitado contiene un elemento gráfico (rombo), este no es suficiente para otorgarle la distintividad necesaria frente a la marca registrada”.

      - “(…) en ambos signos, existe semejanza visual e identidad conceptual, ésta última, como quiera que WEST en inglés significa oeste, de igual manera, se percibe la identidad fonética”.

      - “(…) dentro de los productos que distingue la marca base de la oposición están los productos farmacéuticos que tienen presentación en cápsula o pastilla los cuales, para su comercialización, deben ser envasados en frascos o recipientes luego, entre los productos que pretende ampara (sic) el signo solicitado y los productos que ampara la marca registrada, existe complementariedad”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad ELECTROQUÍMICA WEST S.A. ELECTROWEST, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) contrario a lo establecido en la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio no fraccionó el signo solicitado, en tanto es realmente evidente que las nominaciones WEST, en el signo solicitado y WEST, en la marca registrada son los elementos preponderantes dentro de cada uno de los conjuntos marcarios, dando como resultado la reproducción exacta de la marca previamente registrada por mi representada ELECTROQUÍMICA WEST S.A.”.

      - “(…) los productos de la clase veinte (20) internacional que pretende amparar el signo solicitado (‘cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos’), tienen absoluta conexidad y relación directa con los productos de la clase 5 internacional que ampara la marca previamente registrada ‘WEST química por la vida’ (mixta) (…). Lo anterior, por cuanto es evidente que los recipientes de la clase 20 internacional tienen como única funcionalidad almacenar los medicamentos de la clase 5 internacional”.

      - “Las expresiones ‘química por la vida’ que hacen parte de la marca previamente registrada, ocupan una posición secundaria y complementaria del término WEST”.

      - “(…) ninguna de las marcas que coexisten en la clase 5 internacional relaciona el término WEST de manera independiente tal como...