16-IP-97

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 336
• Número de registro: 16-IP-97
• Fecha de publicación: 27 Abril 1998
• Sección: Procesos
• Año: 1998

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PROCESO 16-IP-97

Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 4084. Actora SOCIEDAD ISL PROPERTIES LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” Etiqueta.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En Quito, a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Andino la interpretación prejudicial de los artículos: 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud en razón de que la Sociedad ISL PROPERTIES LTD. por intermedio de apoderado, pretendió obtener ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, el 24 de noviembre de 1994, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412 del 30 de enero de 1995 y contra la cual no se presentaron observaciones de terceros.

Mediante resolución 6660 de 31 de marzo de 1995, notificada el 17 de abril de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca mencionada, por considerar que estaba incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Contra la resolución 6660 del 31 de marzo de 1995, la sociedad solicitante por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, argumentando que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE, recurso que fue decidido mediante resolución 1011 de 29 de mayo de 1996, mediante la cual se confirmó la impugnada.

Se pretende obtener la nulidad de la antedicha resolución 1011 que resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6660, y de esta última, a título de restablecimiento de derechos, se solicita la concesión del registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Consejero Ponente en su informe sucinto expresa:

“En los fundamentos de derecho, manifiesta la actora que se violaron los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

“a) El artículo 81, por cuanto dispone que para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que reúna tres requisitos básicos como son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

“La expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), cumple con estos requisitos básicos, puesto que puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente, ya que se trata de una marca mixta compuesta por palabras y diseños, además no se confunde con aquello que va a identificar, es decir con el nombre de los productos que ampara la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente artículos de joyería, relojes de pulso, medallones, pasadores o prendedores para el comercio del equipo y jugadores fabricados en metales preciosos, medallones pisacorbatas, pasadores para corbatas no fabricados de metales preciosos, ceniceros y cigarrilleras fabricados de metales preciosos, monedas, llaveros fabricados de plástico.

“Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero idéntica o similar, por lo que la marca en cuestión es suficientemente distintiva.

“b) El literal j) del artículo 82, porque la Superintendencia se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE, ya que como se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE.

“En ningún momento se reivindicó propiedad sobre el término FRANCE, ya que el mismo quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de las partes esenciales.

“La afirmación de la Superintendencia consistente en que la descripción de la marca sí aparece la palabra FRANCE y no coloca ninguna exclusión, no deja de ser una interpretación restringida de la misma, porque aunque es cierto que dicha palabra aparece dentro de la etiqueta correspondiente, lo cierto es que no se consideró parte esencial del registro y en consecuencia, debía entenderse como excluida de su protección.

“c) El artículo 89 de la Decisión, por cuanto la Superintendencia debió aplicar esta disposición requiriendo al solicitante para que hiciera las modificaciones correspondientes, específicamente para que aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE”.

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II.NORMAS CUYA INTERPRETACIÓN SE REQUIERE

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes:

DECISIÓN 344

“Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

“j) Reproduzcan o emiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”.

“Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente decisión.

“En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

III.REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE

El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, que de no cumplirse, tal signo no puede constituirse en marca.

El acápite segundo contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicio de otra persona.

Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles, las denominaciones, las palabras, los colores, los gráficos, etc., porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

Como lo ha destacado el Tribunal en los Procesos 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997 y 28-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998 “Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario”, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos”.

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del...