16-IP-96

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 265
• Número de registro: 16-IP-96
• Fecha de publicación: 16 Mayo 1997
• Sección: Procesos
• Año: 1997

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PROCESO 16-IP-96

Interpretación Prejudicial de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de los artículos 71, 72 literal a) y h); 73 literal a) en concordancia con el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, 73 literal e), 94 literales a) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nº 2952 Actor SOCIEDAD PRODUCTOS YUPI S.A., marca “FRITOLAY”.

Quito, febrero 21 de 1997

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en la que requiere interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f) de la Decisión 85; 71, 72, literal a) y h) y 73 literales a) y e) de la Decisión 313; 94 literales a) y d); 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 104, literales a) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino y que éste, a su vez, tiene competencia para resolver según lo dispuesto en el artículo 28 del mismo Tratado.

Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que, el Consejero Ponente ha considerado como puntos esenciales para emitir el informe sucinto de los hechos, los siguientes:

“3. Identificación de la causa que origina la solicitud:

“La Sociedad Productos Yupi S.A., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 18555 de septiembre 28 de 1993, proferida por la División de Signos Distintivos de la superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por dicha sociedad, y se concedió el registro de la marca FRITOLAY para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 del Artículo 2º del Decreto 755 de 1972 a favor de PEPSICO INC., con domicilio en Purchase, Estado de New York, Estados Unidos, por el término de diez (10) años.

“4. Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la Interpretación Prejudicial:

“a) El 16 de octubre de 1981, la Sociedad Pepsico Inc., solicitó ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FRITOLAY para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, la cual se tramitó bajo el expediente Nº 205.702.

“b) El extracto de dicha solicitud se publicó el 8 de septiembre de 1989 en la Gaceta de Propiedad Industrial, y dentro del término otorgado por la ley para oponerse al registro, la sociedad actora presentó demanda de oposición en contra de tal solicitud, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

“-Que la marca FRITOLAY es confundible con la marca FRYTOS, registrada a su nombre con anterioridad para distinguir productos de la misma clase (29) y naturaleza, los cuales se expenden en los mismos establecimientos comerciales.

“-Que la marca FRITOLAY es muy similar y casi idéntica visual y gráficamente a la marca FRYTOS, registrada a su nombre con anterioridad para distinguir productos de la misma clase, lo que generaría confusión entre el público consumidor por estar imposibilitado para distinguir los productos de una y otra marca.

“-Que fonéticamente las marcas contrapuestas presentan las siguientes similitudes: la marca registrada FRITOS tiene seis letras; la marca solicitada FRYTOLAY tiene ocho letras, de las cuales cinco letras y en el mismo orden son iguales.

“-Que la marca solicitada carece de toda novedad y distintividad frente a la marca registrada.

“c) Mediante el acto acusado se adoptaron las determinaciones reseñaladas en el numeral 3 de esta solicitud, bajo la siguiente consideración principal:

“Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho, no existen entre las marcas referidas semejanzas y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el marcado SIN inducir al público a error. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consonante con lo que previó el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, ni en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”...”.

Este Tribunal considera necesario para orientar la presente interpretación prejudicial hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, en el memorial sustentatorio de contestación de la demanda, así como del representante legal de la firma PEPSICO INC.

Superintendencia de Industria y Comercio

El demandado en representación de la Nación, después de afirmar que las resoluciones tachadas de nulidad no han incurrido en violación de normas de carácter superior y de responder a cada uno de los hechos de la demanda, explica las razones de la defensa anotando que la Resolución 18555 de 1993 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no ha incurrido en violación de normas legales en materia marcaria como lo sostiene la demandante, especialmente en lo relativo a la Decisión 313 artículo 73, literal a) en concordancia con el artículo 58, literal d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en razón de que la solicitud de registro se presentó bajo la vigencia de esta última Decisión.

El Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución antedicha para conceder el registro de la marca “FRITOLAY” a favor de la Sociedad Pepsico Inc. el 28 de septiembre de 1993 cuando no regía la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto en litigio, teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud de registro fue hecha durante su vigencia y en concordancia con la Decisión 313, que rigió en el momento de expedirse el acto administrativo acusado. Agrega que la Superintendencia se ajustó al trámite administrativo en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Finaliza el demandado afirmando que la marca FRITOLAY cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión 85, que se ordenó oportunamente la publicación del extracto de la marca FRITOLAY y fue presentada una oposición por parte de Productos Yupi S.A. que según consta en el texto de la Resolución Nº 18555 aludida, no fue aceptada por cuanto la marca objeto de la solicitud no estaba comprendida en las causales de irregistrabilidad del artículo 73 literal a) de la Decisión 313, consonante con lo establecido en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, por la cual se concedió el registro a la marca FRITOLAY y se declaró infundada la oposición formulada por Productos Yupi S.A..

Pepsico Inc.

El apoderado de la parte coayuvante de la demandada en representación de Pepsico Inc., solicita que la jurisdicción interna se declare inhibida para conocer el caso por consideraciones de derecho interno dirigidas a demostrar que la vía gubernativa no fue agotada antes de acudir a la jurisdicción contenciosa. Dado que la marca de su representada fue otorgada bajo la Decisión 313 y no bajo la Decisión 344, no puede sostenerse que el registro se concedió en contravención de las disposiciones de la Decisión últimamente citada, que permite entablar la acción de nulidad en cualquier tiempo, a diferencia de lo establecido en la Decisión 313.

En cuanto a las pretensiones de la demanda considera que deben ser negadas puesto que la expresión Frytos registrada a nombre de la actora, no reúne el requisito indispensable de distintividad, ya que la palabra es de dominio público, de manera que la simple deformación mediante el cambio de la “i” latina por “y” griega, poco o nada hace para darle distintividad a la palabra, y que auditivamente la palabra fritos o frito con “y” es idéntica. Que jamás puede “Productos Yupi pretender que con la marca débil Frytos deformada de una palabra de uso común, vaya a poder impedir a terceros usar el término Fryto o Frytos. Observa que este término puede perfectamente utilizarse como parte que se incorpora a una marca, así como sucede con FRYTOBAN o FRYTOFILO o FRYTOPONGO o FRYTONGO, como ejemplos similares. En cuanto a la naturaleza de notoriamente conocida que pudiera tener la marca para legitimar la oposición la parte demandada manifiesta no constarle el hecho. Añade que lo anterior no obsta...