158-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 158-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión.

Marca: USD (mixta).

Actor: sociedad CREARAMOS LIMITADA.

Proceso interno Nº. 2011-00224.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 172, 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2011-00224;

El auto de 2 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CREARAMOS LIMITADA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ.

* Hechos.

1. El 17 de junio de 2005, la señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo USD (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 554 de 29 de julio de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición, de acuerdo a la Resolución 13527 de 26 de mayo de 2006, la sociedad CREARAMOS LIMITADA sobre la base de su marca USED (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   De acuerdo a la demandante la oposición también se basó en la marca USED JEAN (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 25.

3. Por Resolución Nº. 13527 de 26 de mayo de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad CREARAMOS LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 21738 de 18 de agosto de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 1237 de 29 de enero de 2007, confirmó también la Resolución Nº. 13527 de 26 de mayo de 2006.

6. La sociedad CREARAMOS LIMITADA interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad CREARAMOS LIMITADA presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

1. Violación de los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486.

2. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que "La marca solicitada para registro USD para distinguir productos de la clase 25 es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada USED para distinguir los mismos productos".

3. La sociedad demandada mutiló una marca que estaba bien posicionada en el mercado suprimiendo la letra E, dicha mutilación "no le da suficiente fuerza distintiva a la nueva denominación para que se le hubiese concedido el registro", agrega que existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos en conflicto, además los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 25.

4. En el análisis comparativo se deberá excluir el término JEANS ya que este constituye una expresión genérica, descriptiva y de uso común para los productos de la Clase 25.

5. Entre los signos en conflicto existe conexión competitiva.

6. Entre los signos en conflicto existe confusión desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

7. Agrega que ha utilizado el signo USED como enseña comercial.

   * Contestación a la demanda.

   No se encuentra en el expediente copia a la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   * Tercero interesado.

   La señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando:

1. Observados los signos en conflicto en conjunto no son confundibles entre sí.

2. Analizados los signos desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y visual no existe similitud entre ellos.

3. El signo solicitado USD es una expresión caprichosa o de fantasía ya que no hace relación a un concepto mientras que la marca registrada USED significa usado en inglés, término que es conocido por el público consumidor.

4. "El hecho de que una marca tenga en su composición la mayoría de las letras de las que está compuesta otra, no implica que las mismas sean confundibles si dada su estructura ortográfica se pronuncian en forma diferente".

5. No se han violado los artículos 134 ni 135 literal b) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado es distintivo.

6. Sobre el hecho de que la actora usa la enseña comercial USED se deben utilizar los mismos parámetros de comparación que entre marcas, por lo tanto "se demostró de forma evidente que no existe confundibilidad entre las expresiones `USD' y `USED' desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y visual, por lo que para el presente caso no tiene trascendencia que la parte actora haya usado una enseña comercial como `USED' con anterioridad a la solicitud de la marca `USD', debido a que los términos enunciados no son confundibles".

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 172, 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo USD (mixto), fue el 17 de junio de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 200 de la Decisión 486, no se interpretará el artículo 172 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

(...)

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

2. carezcan de distintividad;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

2. ...