156-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 156-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 137 de la misma Decisión.

Marca: SOALE MANGO y etiqueta.

Actor: sociedad GLORIA S.A.

Proceso interno Nº. 4537-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 4537-2011.

El auto de 2 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: GLORIA S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad SOLAE LLC.

2. Hechos

   1. El 21 de noviembre de 2006, la sociedad GLORIA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo constituido por "la etiqueta rectangular con un paisaje de fondo en el cual se aprecia en la parte inferior un pastizal de color verde y cielo de color blanco; sobre dicho fondo se incluye una línea vertical semi-ovalada de color mostaza y sobre ella, en la parte inferior la figura de un mango acompañado de la denominación MANGO escrita en letras características de color blanco con rojo en diversas tonalidades, además, se incluye la denominación SOALE escrita en letras características de color verde rodeada por una línea ovoide de color azul con la denominación BEBIDA CON SOYA Y JUGO; y una forma irregular de color anaranjado en diversas tonalidades sobre una línea semi-ovalada de color verde terminada en una hoja del mismo color, acompañada de la frase LA PROTEINA DE LA BUENA SALUD (sin reivindicar) escrita en letras características de color verde; conforme al modelo adjunto (...)" para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad SOLAE LLC. sobre la base de su marca SOLAE y logotipo registrada en Perú para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y sus marcas SOLAE y logotipo registradas en Colombia para distinguir productos de la Clase 29 y de la Clase 5.

   3. Por Resolución Nº. 11168-2007/OSD-INDECOPI, de 10 de julio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró "INFUNDADA la oposición formulada por SOLAE, LLC (...) e INSCRIBIR (...) a favor de GLORIA S.A. (...) la marca de producto (...)" solicitada.

      La sociedad SOLAE, LLC formuló recurso de reconsideración.

   4. El recurso de reconsideración fue resuelto por Resolución Nº. 19884-2007/OSD-INDECOPI de 9 de noviembre de 2007 que declaró "INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por SOLAE, LLC (...)".

      Contra dicha Resolución la sociedad SOLAE LLC. interpuso recurso de apelación.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1322-2008/TPI-INDECOPI de 5 de junio de 2008, decidió "REVOCAR la Resolución Nº. 19884-2007/OSD-INDECOPI de fecha de noviembre de 2007 y, por sus efectos, la Resolución Nº. 11168 de fecha 10 de julio de 2007, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto (...)".

   5. Contra esta última Resolución la sociedad GLORIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 18 de 2 de septiembre de 2009, donde la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró "INFUNDADA LA DEMANDA, (...)".

   6. Contra dicha Providencia la sociedad GLORIA S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 30 de mayo de 2011, revocó la resolución impugnada, declarando fundada la demanda y por consiguiente nula la Resolución Nº. 1322-2008/TPI-INDECOPI de 5 de junio de 2008.

   7. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 27 de agosto de 2012, solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad GLORIA S.A. en su escrito de demanda, presenta los siguientes argumentos:

   1. Erróneamente la Sala considera que existe conexión competitiva entre los productos que han sido solicitados en la Clase 30 con la proteína de soya aisladamente considerada, distinguida mediante la marca SOLAE".

      El hecho de que varios productos contengan en su composición los mismos ingredientes no significa que entre éstos exista conexión competitiva por lo que resulta errado que la Sala "haya considerado que existe conexión competitiva entre la proteína de soya con los productos contenidos en la Clase N 30 de la Nomenclatura Oficial, por el sólo hecho que éstos puedan ser elaborados en base a soya".

   2. Cita varias Resoluciones del INDECOPI.

   3. La Sala "ha otorgado a la marca SOLAE una protección excesiva e innecesaria ampliada como si se tratara de una marca renombrada, situación que a todas luces no se produce en el caso que nos ocupa".

   4. Se ha incurrido en errores en la determinación de la conexión competitiva entre los signos en cuestión. Hace una relación de todos los productos de la Clase 30 con la proteína de soya para demostrar que no existe conexión competitiva.

   5. La empresa GLORIA no es competidora de SOLAE LLC "pues dicha empresa se limita a comercializar proteína de soya a proveedores, esto es, no la vende en el mercado. Mientras que GLORIA por su parte, sí comercializa sus productos a consumidores finales; por ello, los consumidores no podrán encontrarse frente a productos de la marca de GLORIA y de SOLAE LLC, por lo que las marcas SOALÉ y SOLAE nunca podrán ser confrontadas en el mercado".

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. El argumento central de la demandante versa sobre el hecho de que entre los productos que distinguen los signos en conflicto no existe conexión competitiva.

   2. "La proteína de soya para consumo humano y el café, té, cacao, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, se encuentran vinculados o conectados competitivamente, pues poseen los mismos canales de comercialización, son utilizados conjuntamente, pertenecen al mismo género, tienen la misma finalidad y están dirigidos al mismo consumidor final (...)".

   3. Los signos en conflicto pueden "i) Ser encontrados en los mismos puntos de venta. Ejemplo: Tiendas especializadas y en los supermercados en las mismas secciones; ii) Se encuentran dirigidos al mismo consumidor final, esto es el consumidor que cuida su salud y por ende su alimentación; iii) Utilizan los mismos medios de publicidad; iv) Son productos que pertenecen al mismo género (productos alimenticios) y tienen relación y vinculación entre ellos; y, v) Se trata de productos de uso conjunto y complementarios, utilizados en la dieta diaria de las personas que cuidan su salud".

   4. Por lo tanto, al tener los productos en cuestión conexión competitiva se configura el riesgo de confusión.

      * Fundamentos jurídicos del tercero intersado.

      La sociedad SOLAE, LLC tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando lo siguiente:

   1. Sus marcas distinguen proteína de soya para consumo humano producto amparado en la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Mientras que la marca solicitada pretende distinguir productos de la Clase 30. Entre en los productos que distinguen los signos en conflicto existe conexión competitiva.

   2. Entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada existe una clara conexión competitiva, ya que los productos solicitados en la Clase 30 pueden hacerse sobre la base de la proteína de soya.

   3. Afirma que, "al existir vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos en cuestión, y dadas las semejanzas fonéticas existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor".

   4. "ha presentado diversas pruebas que acreditan que Gloria S.A. a través de la solicitud de registro, intenta consolidar un acto de competencia desleal conforme lo establece el artículo 137 de la Decisión No 486".

      * Fundamentos jurídicos de la casación.

      El INDECOPI, basa su escrito de casación en infracciones...