155-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 155-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto y 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Marca: PATALAN (denominativa).

Actor: sociedad ALCON INC.

Proceso interno Nº. 2976-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2976-2012.

El auto de 2 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: ALCON INC.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIO LANSIER S.A.C.

2. Hechos

   1. El 20 de julio de 2007, la sociedad LABORATORIO LANSIER S.A.C. solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo PATALAN (denominativo) para distinguir, específicamente "soluciones oftálmicas", producto comprendido en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad ALCON INC. sobre la base de su marca PATANOL (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5; y, la sociedad TECHIC SERVICES TRADING S.A. sobre la base de su marca RATALAN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5.

   3. En el escrito que absuelve el traslado de la oposición, la sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C. solicita como medio de defensa la cancelación del registro de la marca RATALAN (denominativa) registrada a favor de la sociedad TECHIC SERVICES TRADING S.A.

   3. Por Resolución Nº. 7775-2008/OSD-INDECOPI, de 30 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió:

      "Primero: Declarar FUNDADA en parte la acción de cancelación interpuesta por LABORATORIOS LANSIER S.A.C., de Perú, y en consecuencia cancelar parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación RATALAN, inscrita (...) a favor de TECHIC SERVICES TRADING S.A. de Panamá, la que en adelante distinguirá únicamente raticidas, de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

      Segundo: Declarar INFUNDADAS las oposiciones formuladas por ALCON, INC. de Suiza y TECHIC SERVICES TRADING S.A. de Panamá, y en consecuencia INSCRIBIR (...) a favor de LABORATORIOS LANSIER S.A.C. de Perú, la marca de producto constituida por la denominación PATALAN para distinguir exclusivamente soluciones oftálmicas, de la clase 5 de la Clasificación Internacional (...)".

      Contra dicha Resolución la sociedad ALCON INC. interpuso recurso de apelación.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 3245-2008/TPI-INDECOPI de 23 de diciembre de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. Contra esta última Resolución la sociedad ALCON INC. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número doce, de 21 de junio de 2010, donde la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró INFUNDADA la demanda.

   6. Contra dicha Providencia la sociedad ALCON INC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 20 de octubre de 2011, confirmó la sentencia apelada.

   7. Contra dicha Providencia la sociedad ALCON INC. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 15 de enero de 2013, solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad ALCON INC. en su escrito de demanda, presenta los siguientes argumentos:

   1. El Tribunal del INDECOPI no motivó adecuadamente sus Resoluciones ya que debía haber apreciado "que el signo solicitado confundiría inevitablemente al consumidor de nuestros productos, considerando éste que PALATAN es una variedad de los productos ALCON".

   2. No se tomó en cuenta que es titular de varios registros en la Clase 5 que distinguen especialmente productos oftálmicos, como: PATANOL, PATADAY y PATANASE.

   3. La partícula PATA "carece de un significado o concepto que pueda remitir al consumidor a un principio activo o una fórmula determinada. Siendo un término totalmente arbitrario para productos de la clase 5, y siendo adicionalmente un término únicamente usado por un proveedor de productos oftálmicos de alta calidad (como es ALCON), no deja de llamar la atención que un laboratorio que desea dedicarse al mismo rubro (preparaciones oftálmicas) intente obtener el registro de marcas que se asemejen a aquellas que ya están establecidas en el mercado, y de cuyo prestigio y reconocimiento pueda valerse para posicionarse al inicio en sus actividades comerciales".

   4. La Resolución impugnada no dio una aplicación adecuada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que "existe un evidente riesgo de confusión o de asociación entre la marca solicitada por LANSIER y las nuestras; de hecho, la marca PATALAN parece como parte del grupo de marcas de ALCON que se conforman por la partícula inicial arbitraria PATA".

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Se dio correcta aplicación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que al comparar los signos en conflicto "se advierte que el público consumidor no podrá verse inducido a confusión dado que la impresión en conjunto de los signos tanto a nivel gráfico como fonético es distinta".

   2. El prefijo PATA es frecuentemente utilizado en productos de la Clase 5 por lo que la inclusión de dicho prefijo no es determinante para concluir que entre los signos en conflicto existe confusión.

   3. La Resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada y "contienen una motivación adecuada, suficiente y además congruente con lo peticionado por Alcon en sede administrativa".

      * Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

      La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C. tercero interesado en el proceso contesta la demanda argumentando lo siguiente:

   1. La Resolución impugnada está debidamente motivada.

   2. Al momento de la concesión del signo PATALAN existían varios registros compuestos por el prefijo PATA que coexistían pacíficamente en el mercado.

   3. Se deben analizar los signos en su conjunto ya que la marca opositora es PATANOL y no PATA por lo que es "errada la conclusión que PATALAN y PATANOL son semejantes y confundibles en el derecho marcario, por el sólo hecho de compartir la partícula inicial PATA que además está demostrado estar presente en marcas de terceros, inclusive en otra marca registrada a nuestro favor (PATADINE)".

   4. Los signos en conflicto no tienen un significado conceptual por lo que son signos de fantasía.

   5. Entre los signos en conflicto no existe semejanza gráfica, fonética ni conceptual capaz de inducir a confusión al público consumidor.

      * Fundamentos jurídicos de la casación.

      La sociedad ALCON INC. presenta recurso de casación, en el que manifiesta que:

   1. "La infracción normativa que motiva nuestro recurso de casación (...) es:

      * "La inobservancia de las normas contenidas en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Decisión 472 de la Comisión Andina, en particular las referidas a la Interpretación Prejudicial de la norma andina, en particular los artículos 33 y 35 del referido cuerpo normativo (...).

      * La aplicación indebida del artículo 136 (a) de la Decisión 486 de la Comisión Andina, que establece la prohibición relativa de registro de marcas susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación en el...