153-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 153-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto; y, 134 literal a), 135 literales b) y e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad GLAXO GROUP LIMITED.

Marca: “EXTREME CLEAN” (denominativa).

Expediente Interno N° 1418-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los xxx días del mes de xxx del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiuno (21) de agosto de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad GLAXO GROUP LIMITED.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. Actos demandados

   La sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 2077-2007/TPI-INDECOPI de 18 de octubre de 2007 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 008978-2007/OSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2007 que denegó el registro del signo “EXTREME CLEAN” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 3 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 19 de febrero de 2007, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicitó el registro del signo “EXTREME CLEAN” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

      - El 30 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 008978-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual denegó el registro del signo solicitado. El IDECOPI se fundamentó en que el signo es descriptivo y, por tanto, carece de distintividad.

      - El 22 de junio de 2007, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 18 de octubre de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 2077-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 008978-2007/OSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2007.

      - El 28 de enero de 2008, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.

      - El 5 de agosto de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. once por medio de la cual declaró fundada la demanda propuesta.

      - El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. once de 5 de agosto de 2009.

      - El 21 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada.

      - El 21 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, declaró improcedente la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Se fundamentó en que:

      la sentencia a expedirse en este proceso es una susceptible de ser impugnada; por tanto, se enmarca dentro del primer supuesto que prevé el artículo treinta y tres de la Decisión cuatrocientos setenta y dos, siendo potestad de esta Sala Suprema –y no de las partes- determinar si considera o no necesario solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto, facultad que el Colegiado Supremo no estima pertinente ejercer dado que el estado inmediato de la causa es el de expedir sentencia, además de que cuenta con los elementos necesarios para emitir un fallo motivado con arreglo a derecho; razón por la cual el pedido de la actora debe ser desestimado, sin perjuicio de que pueda hacerlo valer ante el Órgano Jurisdiccional pertinente

      .

      - El 20 de enero de 2012, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 21 de septiembre de 2011. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, por contravención de las normas que garantizan un debido proceso al no haber cumplido la Sala con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso concreto; y, por no haber aplicado, previa interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas de derecho material, esto es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literales b) y e).

      - El 6 de diciembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1418-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de casación interpuesto por la causal de:

      infracción normativa del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; al no haber cumplido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al presente caso, pese a haber aplicado normas del ordenamiento de la Comunidad Andina; precisando que, en atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la omisión incurrida no puede ser subsanada en el trámite del recurso de casación, por ser éste uno de naturaleza excepcional

      .

      - El 19 de junio de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 176-2013-SCSP/PJ, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) Signo solicitado a registro es distintivo. La marca solicitada está constituida por la denominación EXTREME CLEAN. La marca antes citada, no es ni de estructura muy simple ni de estructura muy compleja y es evidente que sí es aplicada como marca a un producto, el público la percibirá como tal y en base a ella distinguirá dicho artículo de los productos competidores”.

      - “(…) la marca EXTREME CLEAN, es suficientemente distintiva como lo prueba el hecho que está registrada como tal en los Estados Unidos de América”.

      - “por nuestra parte creemos que el consumidor promedio desconoce el significado de ‘EXTREME CLEAN’, por lo que este signo deviene en uno de fantasía para el público consumidor peruano y merece registro como marca”.

      - “(…) la frase ‘EXTREME CLEAN’ en su idioma ó en su traducción al español es evocativa y no descriptiva”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La expresión EXTREME CLEAN es descriptiva, por cuanto informa directamente al público consumidor que los productos que se pretende distinguir, como por ejemplo, los dentífricos y enjuagues bucales, permiten una limpieza completa del área bucal”.

      - “(…) de haberse decidido otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en relación con sus productos, por lo que debe permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma, o una denominación parecida para promocionar sus productos en el mercado”.

      - “(…) el signo EXTREME CELAN no presenta características adicionales que le otorguen suficiente distintividad, siendo incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos...