152-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: Sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

Marca: “REGENT” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-00070.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintinueve (29) de agosto de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. (que absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA).

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

2. Actos demandados

   La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio atendió el recurso de reposición y revocó la Resolución No. 19608 de 11 de septiembre de 1996; y, en consecuencia, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo “REGENT” (denominativo).

   - Resolución No. 15680 de 11 de mayo de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió revocar parcialmente el artículo tercero de la Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000 en lo que respecta al nombre del titular del registro y conceder el registro a favor de la sociedad RHONE-POULENCE AGRO.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 7 de julio de 1993, la sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE solicitó el registro del signo “REGENT” (denominativo), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 9 de noviembre de 1993, el extracto de la solicitud de registro se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 391.

      - La sociedad ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA presentó observación a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro previo de la marca “RESENT” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 11 de septiembre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 19608, por medio de la cual resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA y denegar, en consecuencia, el registro del sigo “REGENT” (denominativo), solicitado por la sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de noviembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30888, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y revocó la decisión anterior; en consecuencia, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo “REGENT” (denominativo).

      - El 26 de noviembre de 1998, la sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE solicitó una modificación a la solicitud inicial, siendo el nuevo titular la sociedad RHONE-POULENCE AGRO, lo cual condujo a que dicha sociedad presentara una revocatoria directa contra la Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000, en la que solicitaba que se corrigiera el nombre del titular del registro.

      - El 11 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 15680, por medio de la cual resolvió revocar parcialmente el artículo tercero de la Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000 en lo que respecta al nombre del titular del registro y conceder el registro a favor de la sociedad RHONE-POULENCE AGRO.

      - Desde el momento de concesión del registro de la marca “REGENT” (denominativa), el nombre de su titular fue objeto de modificaciones, así como la marca lo fue de varias transferencias, siendo su actual titular la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) con la expedición del acto administrativo que concedió dicha marca, se desconoció que entre las expresiones Resent y Regent, existe similitud con capacidad de crear asociación y de generar confusión, ya que los signos identifican productos de la misma clase 5 internacional, lo que hace que la expresión Regent carezca de capacidad distintiva, requisito sine qua non para que un signo sea válida y legalmente concedido como marca”.

      - “(…) tenemos que la marca de mi mandante fue solicitada para identificar: ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’, mientras que la marca solicitada con posterioridad identifica: ‘productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’”.

      - “La marca Resent es una expresión caprichosa o de fantasía, que como tal es apropiable y por ende susceptible de registro, lo que trae consigo la irremediable confusión a partir de la similitud o semejanza que guarda Regent”.

      - “(…) estamos frente a marcas que identifican productos farmacéuticos, respecto de los cuales se presenta identidad en los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Por el interés que despiertan en la sociedad los productos farmacéuticos al ser éstos de consumo masivo e involucrar derechos fundamentales como la vida y otros derivados de ella como el derecho a la salud, se exige al operador jurídico una regla de conducta más estricta y rigurosa que debe tener en cuenta al momento de evaluar la distintividad y la posible confusión que se pueda generar a partir de la identidad o semejanza entre los signos”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, lo cierto es que de igual manera poseen elementos adicionales diferentes que permiten establecer en todo su conjunto que desde un primer impacto visual los signos difieren de manera notable lo que hace que el consumidor las pueda distinguir fácilmente en el mercado”.

      - “(…) esta Superintendencia considera que el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita”.

      - “(…) el consumidor que toma la decisión de qué, se va a consumir en este caso es el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto ‘el mercado objetivo’ al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca de mi poderdante en el momento de la concesión fue objeto de un profundo análisis sobre la ausencia de confusión con la marca en que se fundamenta la oposición, análisis que comprendió los elementos más importantes para establecer su procedencia registral”.

      - “(…) la realidad comercial pone a prueba los signos en el mercado y esto es lo que acontece en este asunto, donde los productos han estado en el comercio sin que los presupuestos de comparación planteados por la Superintendencia de Industria y Comercio se hayan roto y las marcas coexisten pacíficamente en el mercado”.

      - “(…) los productos que distingue la marca de mi poderdante, nada tienen que ver con la salud humana, con los derechos fundamentales a la vida y a otros derivados de ella como la salud”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue...