150-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 150-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales d), h) e i), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ACEITES DEL SUR S.A. Expediente interno: 2006-00044. Marca: LA ESPAÑOLA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 18 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ACEITES DEL SUR S.A.

   Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCAI DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: KOUPREY S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor JUAN RAÚL PINEDA GIRALDO, solicitó el 15 de febrero de 1995 el registro como marca del signo mixto LA ESPAÑOLA, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 415, de 27 de marzo de 1995, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 26028 de 20 de agosto de 2002, resolvió conceder el registro solicitado.

   4. El 25 de mayo de 2005, la marca mixta LA ESPAÑOLA fue transferida a la sociedad KOUPREY S.A.

   5. La sociedad ACEITES DEL SUR S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   6. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la marca mixta LA ESPAÑOLA está generando error en el público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara. Les hace creer que provienen de España, cuando en realidad son colombianos. Vulnera el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

   2. Argumenta, que la marca mixta LA ESPAÑOLA no se relaciona con una indicación de procedencia ni con una denominación de origen. Su procedencia geográfica no es España. No se debe utilizar la indicación geográfica LA ESPAÑOLA. Las cualidades y reputación de sus productos no son atribuibles a España. Vulnera el artículo 135 literal I) de la Decisión 486.

   3. Indica, que como efecto de lo anterior el signo registrado no es distintivo.

   4. Agrega, que solicitó el registro de la marca de mala fe, ya que se conocía que los productos no provenían de España.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que la marca registrada no describe la calidad, cantidad, el destino, el valor ni el origen del producto.

      • Indica, que tampoco consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera que induzca al público a confusión o error respecto de los productos de la clase 29.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Indica, que el signo LA ESPAÑOLA no es descriptivo de la procedencia geográfica de los productos que ampara

      • Sostiene, que la marca registrada no describe la calidad, cantidad, el destino, el valor ni el origen del producto. El público consumidor, bajo ningún punto de vista, asume que se trata de productos provenientes de España. La expresión LA ESPAÑOLA no describe la procedencia geográfica de los productos de la clase 29 internacional.

      • Indica, que la expresión LA ESPAÑOLA alude al continente americano, ya que la isla LA ESPAÑOLA, ubicada en las Antillas mayores, fue la primera colonia europea en América.

      • Agrega que el artículo LA le da una connotación que va más allá del simple origen geográfico.

      • Argumenta, que el signo LA ESPAÑOLA, de conformidad con la Decisión 486, no es una denominación de origen. No es una indicación geográfica.

      • Afirma, que se realizaron encuestas que dan cuenta de si el público consumidor relaciona la marca LA ESPAÑOLA con productos provenientes de España. El 93.86% consideran que la marca es antioqueña. Esto se debe a la vasta actividad que la empresa ha desarrollado durante mucho tiempo.

      • Adiciona, que la marca LA ESPAÑOLA tiene un alto reconocimiento en el público consumidor y, por lo tanto, aptitud para identificar los productos. Nunca que se ha pretendido engañar al público consumidor en cuanto a la procedencia geográfica de los productos.

      • La marca LA ESPAÑOLA es distintiva. Actualmente cuenta con el amplio reconocimiento del público consumidor en relación con los productos que ampara, lo que demuestra que el signo tiene una distintividad inherente.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 135 literales a), b), e) y l) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   La solicitud de registro del signo LA ESPAÑOLA se realizó el 15 de febrero de 1995. Por lo tanto, la normativa aplicable es la Decisión 344.

   En consecuencia, se realizará, de oficio, la interpretación de los siguientes artículos: 81, 82 literales d), h) e i), 96 y 113 literal c), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

(…)

Artículo 96

Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

(…)

Artículo 113

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

(…)

3. El registro se haya obtenido de mala fe.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

3. Irregistrabilidad por consistir en una indicación geográfica.

4. Signos engañosos por el lugar de procedencia.

5. Los signos descriptivos del lugar de procedencia.

6. La solicitud de un registro marcario de mala fe.

7. La distintividad adquirida o sobrevenida en el régimen de la Decisión 344.

8. El análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA EN EL TIEMPO.

   La corte consultante solicitó la interpretación...