149-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 149-IP-2013

Interpretación prejudicial, oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00091. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDID.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COLOMBINA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: MCNEIL PPC INC.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad COLOMBINA S.A., solicitó el 27 de abril de 2009 el registro como marca del signo mixto SPLENDID, para amparar el siguiente producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: edulcorantes naturales.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 605 de 30 de junio de 2009, la sociedad MCNEIL-PPC, INC., se opuso con base en las siguientes solicitudes de registro marcario:

      |SIGNO |EXPEDIENTE |CLASE |TIPO |FECHA DE PRESENTACIÓN |

      |SPLENDA |06 081140 |5 |DENOMINATIVA |16/08/2006 |

      |SPLENDA |08 118651 |5 |MIXTA |06/11/2008 |

      |SPLENDA |08 124263 |5 |MIXTA |06/11/2008 |

      |SPLENDA |08 084392 |30 |DENOMINATIVA |14/08/2008 |

      |SPLENDA |08 118658 |30 |MIXTA |06/11/2008 |

      |SPLENDA |08 119164 |30 |MIXTA |07/11/2008 |

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 63678 de 11 de diciembre de 2009, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

   4. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 15815 de 23 de marzo de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 50655 de 27 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la sociedad COLOMBINA S.A. ha sido titular en Colombia de la marca SPLENDID para la clase 30 y otras desde 1993. Los productos amparados con la mencionada marca tienen conexión competitiva con los edulcorantes naturales de la mencionada clase. Por lo tanto, la sociedad COLOMBINA S.A. goza de un mejor derecho.

   2. Sostiene, que la marca SPLENDID erróneamente fue cancelada parcialmente por no uso, principalmente en relación con los siguientes productos: azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. Dicho error radica en la conexión competitiva entre dichos productos y los que subsistieron en el registro. Por lo tanto, la negativa del registro de la marca SPLENDID para edulcorantes naturales es nula, ya que no se tiene en cuenta la mencionada conexión competitiva.

   3. Argumenta, que con las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio se está impidiendo que COLOMBINA S.A. amplíe el ámbito de sus negocios para producir edulcorantes naturales. Se debe tener en cuenta que son productos complementarios con los productos ya registrados con la marca SPLENDID.

   4. Indica, que la Superintendencia de Industria y Comercio en otros asuntos declaró la confundibilidad entre los signos SPLENDID y SPLENDA.

   5. Agrega, que los signos en conflicto son confundibles.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles y, por lo tanto, es necesario analizar la conexión competitiva entre los productos que amparan.

      • Argumenta, que existe una estrecha relación entre los productos amparados con el signo solicitado y los amparados por los signos opositores.

      • Agrega, que SPLEND es una partícula débil para la clase 30.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad MCNEIL PPC INC., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Argumenta, que por falta de uso los edulcorantes naturales fueron excluidos del registro de la marca SPLENDA. La demandante no puede sostener que “mantiene el derecho a alegar conexidad competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes, o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o le fue negada por la Oficina Nacional competente…”.

      • Agrega, que no es procedente invitar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que acoja una doctrina peruana. Las decisiones de la oficina de un país miembro no tiene injerencia en las decisiones de otro.

      • Agrega, que la marca SPLENDA se encuentra registrada en diversos países como Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, México, entre otros.

      • Indica, que la marca SPLENDA es notoriamente conocida.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante no estableció cuáles son las normas a ser interpretadas; de todos modos, manifestó que “la parte actora invocó como normas infringidas los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

Artículo 226

Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en...