147-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 147-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), c) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión.

Marca: FIGURATIVA.

Actor: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P.

Proceso interno Nº. 2010-00272.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2010-00272.

El auto de 16 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA.

* Hechos.

1. El 10 de marzo de 2008, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 591 de 30 de abril de 2009. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 40396 de 24 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

6. La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. interpuso acción de nulidad contra la mencionada resolución.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada se ha violado el artículo 135 literales b), c) y d) de la Decisión 486.

2. En primer término indica que "el cilindro de gas, empleado para el transporte de GLP (Gas Licuado del Petróleo), es un artefacto cuya forma y estructura se encuentra ordenada por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía (...)", además se señala que en el mencionado Reglamento determina "la forma en que se debe realizar el mantenimiento a los cilindros de GLP y hace referencia a las condiciones técnicas que la pintura del cilindro debe cumplir y en ninguna parte (...) concede a los distribuidores y fabricantes de los cilindros del (GLP) se apropien de algún color en particular y el diseño del cilindro que debe cumplir con las condiciones técnicas (...)". Esto con el fin de evitar accidentes y dar una protección al consumidor.

3. Por lo tanto, "los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen un uso que corresponde a la función del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma están ordenados por la ley (...)", por lo que no se explica que la Superintendencia haya concedido el registro del signo figurativo.

4. De esta manera, "de permitirle a la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. la apropiación del arte de un cilindro cuyo empleo y uso es obligatorio (...) repercutiría en que el uso de este producto cayera en un monopolio del uso de los cilindros por parte de la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. pues con ello se podría alegar que al ser las propietarias de la marca FIGURATIVA cuyo arte se compone de un `CILINDRO NARANJA' (y nótese que ni siquiera es un dibujo de un cilindro, sino que es propiamente la fotografía de uno real) pueden impedir a las demás empresas prestadoras del servicio de GAS LICUADO DE PETRÓLEO el empleo de los CILINDROS".

5. Con el fundamento en el registro del signo genérico del cilindro la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. "está solicitando a GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. abstenerse del empleo del color naranja en sus cilindros (...)".

6. Afirma que "siendo este cilindro de uso común por todas las empresas fabricantes y comercializadoras de GAS, no puede predicarse de éste que sea indicador de origen empresarial ni mucho menos de su calidad", por lo tanto, agrega que el signo figurativo solicitado no tiene la suficiente distintividad.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

1. La Superintendencia expidió la Resolución acusada "con estricta observancia de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)".

2. Afirma que "el signo gráfico registrado por GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA., no fue estudiado por esta Superintendencia en sus partes integrantes (cilindros de gas) sino como una totalidad inescindible que tiene suficiente fuerza distintiva, permitiendo su existencia en el mercado con el fin de identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza".

3. Por lo que "Mal plantea el demandante sus argumentos jurídicos, partiendo de que lo registrado por esta Autoridad es un cilindro de GLP o los cilindros de GLP, sin percibir que la marca en discusión fue registrada como una unidad que comprenden la figura de varios cilindros de GLP, en una posición determinada y con unos colores específicos, y que en virtud de lo anterior el ius prohibendi que tiene el titular no puede, en ningún caso suponer, que los demás comerciantes o transportadores de este bien dejen de utilizar un envase que por lo demás corresponde a una norma técnica de obligatorio cumplimiento".

4. La Superintendencia "hubiera incurrido en violación del artículo 135 en el sentido señalado por el demandante, si se hubiera registrado a favor de GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. una marca tridimensional con la forma de los cilindros de GLP con las características que la respectiva norma técnica señala (...). No obstante, la marca registrada (...) consiste en un signo gráfico consistente en cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con determinados colores, razón por la cual no le es aplicable la señalada prohibición".

   * Tercero interesado.

   La sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. Y UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando:

1. Sobre la violación del artículo 135 literal c, aclara que el registro concedido "reivindica el color naranja, específicamente bajo los pantones 173 c y 484 c y no el cilindro. No se trata de una marca tridimensional donde se esté reivindicando el cilindro, pues tal forma es genérica y no reivindicable por cualquier particular". En este caso "en la solicitud de registro se reivindica el color naranja, y la concesión se produjo respecto de tal color (...). El registro de un color como marca está permitido por la propia Decisión 486 (...)".

2. Afirma que "No es cierto, que la sociedad UNIGAS pretenda impedir el uso del cilindro para el transporte de gas, y tal como lo menciona el demandante lo único que ha hecho es solicitar la abstención de usar el color naranja (...) por cuanto dicho color, tiene derecho al uso exclusivo". Agrega que el cilindro "no puede ser indicador del origen empresarial (...) pero sí puede ser indicador del origen empresarial un color".

3. La Superintendencia no le está otorgando exclusividad sobre algún elemento que otorgue ventaja funcional o técnica al producto sino sobre el color naranja y que la Comisión Reguladora de Energía y Gas autorizó el uso de...