146-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 146-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00344. Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A. Marca: MAKE UP (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras Interesadas: ANDRÉS CONCHA BARTOLINI.

3. DATOS RELEVANTES.

   a. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor ANDRÉS CONCHA BARTOLINI, solicitó el 7 de julio de 2005 el registro como marca del signo mixto MAKE UP, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., se opuso con base en las siguientes marcas:

      • Marca mixta MAGIC UP, registrada en Colombia bajo el certificado No. 210512, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta MAGIUP, registrada en Colombia bajo el certificado No. 174297, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 16991 de 29 de junio de 2006, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 23054 de 30 de agosto de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 25988 de 28 de septiembre de 2006, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético.

   2. Argumenta, que el registro del signo mixto MAKE UP está generando un acto de competencia desleal (competencia desleal confusoria).

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual y fonético.

      • Mientras que el signo solicitado en español traduce MAQUILLAJE, los opositores MAGIA ARRIBA O COPA MÁGICA.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Una vez revisada la documentación enviada por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, se encontró que no fue enviada la contestación a la demanda por el tercero interesado.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante no estableció cuáles son las normas a ser interpretadas; de todos modos, manifestó que “la parte actora invocó como normas infringidas los artículos 134, 136 literal a), 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

.

(…)

Artículo 137

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(…)

Artículo 258

Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos

.

Artículo 259

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor

;

(…)

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

4. Palabras en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios.

5. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto MAKE UP. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

   1. Concepto de marca.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

   Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

   Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o...