145-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 145-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad MERCK FROSST CANADA & CO.

Patente: “PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA 2”.

Expediente Interno Nº 2002-00303.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 17 de junio de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de julio de 2013.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad MERCK FROSST CANADA & CO plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 32855 de 28 de septiembre de 2001, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para “PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA 2”, solicitada por la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO.

   - Resolución No. 01527 de 28 de enero de 2002, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 32855 de 28 de septiembre de 2001.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 16 de julio de 1997, la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO. presentó la solicitud de patente de invención titulada “PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA 2”.

      - Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

      - Realizado el examen de patentabilidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

      - El 13 de agosto de 2001, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó nuevas reivindicaciones 20 a 37 para reemplazar las originalmente presentadas, en las cuales realizó algunas modificaciones. Y canceló las reivindicaciones 20, 21 y 38 que estaban dirigidas a métodos de tratamiento y usos.

      - El 28 de septiembre de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32855, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención para “PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA 2”, solicitada por la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 19 y las nuevas reivindicaciones 20 a 37 no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

      - El 30 de noviembre de 2001, la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de enero de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 01527 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 32855 de 28 de septiembre de 2001, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad MERCK FROSST CANADA & CO., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el objeto de la invención denegada (…) sí tiene la novedad y el nivel inventivo requeridos sobre las enseñanzas del documento citado como anterioridad por dicha entidad, ya que las piridinas substituidas de fórmula (I) son nuevas por cuanto no se conocían en el estado de la técnica y su creación no podría haber sido derivada de manera obvia o evidente del estado de la técnica”.

      - “(…) es perfectamente claro que una persona versada en la materia no hubiese podido derivar de manera obvia o evidente el sub-juego de los compuestos de fórmula general (I) del documento WO 96/10012, que comprenden un radical 2-piridil-piridina 5-sustituido en el anillo piridil central, y los cuales poseen una selectividad superior hacia COX-2 que los compuestos específicos revelados en WO 96/10012”.

      - “(…) se puede llegar a la conclusión de que las agrupaciones de compuestos, esto es, la revelación genérica amplia, no destruye la novedad de un ejemplo específico o de una selección de esa amplia revelación, porque no lo describe en forma detallada”.

      - “(…) la afirmación de la Superintendencia de Industria y Comercio según la cual existe una falta de novedad del objeto de la presente invención. Es claramente el resultado de una interpretación incorrecta acerca de la novedosa naturaleza de los compuestos específicos que se encuentran dentro de grupos generales”.

      - Indica jurisprudencia europea y estadounidense en casos supuestamente análogos en donde se concedió la patente de invención.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Los compuestos de la anterioridad WO 96/10012 están ampliamente detallados y para cualquier persona versada en la materia es obvio y claro que al remplazar (sic) los sustituyentes allí mencionados se forman varios compuestos, entre los cuales se encuentran los que se están reclamando en la presente solicitud”.

      - “(…) en el caso de la anterioridad WO 96/10012, en su capítulo reivindicatorio se encuentran compuestos cuyo núcleo es un heterociclo en donde el heteroátomo puede ser nitrógeno (…) formando una piridina tal como el núcleo de los compuestos de la presente solicitud. Además, dicho núcleo de la anterioridad está sustituido con los mismos sustituyentes de los compuestos de la presente solicitud, lo cual indica que se trata de los mismos compuestos. Es decir, que se refiere al subgrupo de compuestos de la anterioridad WO 96/10012, que ahora están siendo reclamados nuevamente en la presente solicitud, motivo suficiente para que no merezcan nuevamente tener el privilegio de Patente de Invención por el hecho de ser una selección de un grupo de compuestos ya dados a conocer al público y por habérsele encontrado una mejor selectividad para inhibir COX-2 sobre COX-1”.

      - “Que las agrupaciones de compuestos no puedan considerarse como novedosas y con nivel inventivo por esta entidad, es un hecho que está ligado al análisis serio y detallado de su patentabilidad. Esto es, que luego de haber realizado un estudio sobre la novedad y el nivel inventivo de esta invención se ha llegado a la conclusión de que carece de estos requisitos, motivo por el cual se negó el privilegio de patente para esta invención”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 16 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del...