144-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 144-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 190 y 191 de la misma Decisión.

Marca: SAN CARLOS (mixta).

Actor: sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CÍA. INGENIO SANCARLOS S.A.

Proceso interno Nº. 2011-00121.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2011-00121;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CÍA. INGENIO SANCARLOS S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS.

* Hechos.

1. El 2 de septiembre de 2002, la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SAN CARLOS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 526 de 31 de marzo de 2003. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. sobre la base de su nombre comercial INGENIO SAN CARLOS S.A.

3. Por Resolución Nº. 21133 de 30 de julio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SAN CARLOS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 6651 de 30 de marzo de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 58638 de 27 de octubre de 2010, confirmó también la Resolución Nº. 21133 de 30 de julio de 2003.

6. La sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 ya que "el signo SAN CARLOS, no es DISTINTIVO, porque no tiene la capacidad para distinguir en el mercado los productos de la Clase No. 30, que pretendía registrar, porque desde el punto de vista conceptual, visual y fonético, indudablemente existe semejanza con el Nombre Comercial de mi representada, nombre comercial que tiene y goza de un posicionamiento y prestigio desde hace más de sesenta (60) años".

2. Existe identidad o semejanza en el signo solicitado y su nombre comercial.

3. Violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, entre el signo solicitado y su nombre comercial son confundibles.

4. Ha demostrado el uso de su nombre comercial con anterioridad a la solicitud de la marca objeto de la demanda.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de normas de la Decisión 486.

2. La marca derivada solicitada SAN CARLOS (mixta) "SI es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 30 (...)" y que ha coexistido en el mercado con el nombre comercial opositor "sin generar riesgo de confusión o asociación".

3. El signo solicitado no contiene una gran variación del signo SAN CARLOS registrado con anterioridad.

4. La sociedad AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. tienen un derecho adquirido sobre la marca SAN CARLOS.

5. Cita partes de las Resoluciones impugnadas.

   * Tercero interesado.

   La SOCIEDAD AGRÍCOLA INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., tercero interesado en el proceso contesta la demanda indicando que:

1. Cuenta con el registro de la marca SAN CARLOS desde 1992, por lo que el signo ahora solicitado constituye una marca derivada de la ya registrada.

2. Su marca SAN CARLOS y el nombre comercial INGENIO SANCARLOS han coexistido pacíficamente en el mercado.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo SAN CARLOS (mixta), fue el 2 de septiembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 190 y 191 de la Decisión 486; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

2. sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(...)".

* La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se...