142-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 142-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Interpretación, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma Decisión.

Actor: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. Marca: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixta). Nombre comercial: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixto). Expediente Interno Nº 2009-00184.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA.

   Demandados: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”).

   Tercera Interesada: INTER RAPIDÍSIMO S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – La sociedad INTER RAPIDÍSIMO S.A. solicitó el registro de la marca y nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO para distinguir servicios de la Clase 39, solicitudes que fueron debidamente publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC.

   – Mediante la Resolución Nº 46769, de 21 de noviembre de 2008, con Certificado Nº 46769, la SIC concedió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la Clase 39.

   – Mediante la Resolución Nº 55305, de 24 de diciembre de 2008, la SIC concedió el registro del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) en las Clases 35, 38 y 39.

   – El 22 de enero de 2010, RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, solicitando que se cancele el certificado de registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) por similitud gramática, fonética y gráfica con la marca registrada previamente RAPIDÍSIMO (mixta).

   – La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución Nº 46769 de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y la Resolución Nº 55305 del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39; en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39, otorgada mediante la Resolución Nº 27442, de 21 de octubre de 2005, inscrita con Certificado Nº 310578.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. manifestó lo siguiente:

   – La SIC violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que a juicio del demandante, ésta no fue cuidadosa ni diligente en proteger el derecho que existe sobre la marca RAPIDÍSIMO (mixta), pues se permitió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la misma clase 39.

   – Entre los signos en pugna existe una gran similitud en su imagen, expresión y servicios que amparan. En cuanto a la similitud en su aspecto gramatical indicó el demandante que la única diferencia que existe entre ambos signos (RAPIDÍSIMO – INTER RAPIDÍSIMO) es la expresión “INTER” careciendo de esa forma de la distintividad necesaria para haber sido registrada.

   – En cuanto al aspecto fonético manifestó que como consecuencia de la similitud gramatical existe similitud en el aspecto fonético al reproducir el vocablo RAPIDÍSIMO.

   – En cuanto al aspecto visual la demandante comparó las dos imágenes y manifestó que existen tres aspectos gráficos idénticos: La figura humana, el movimiento y la velocidad y finalmente manifiesta que en ambas marcas se utilizan los colores azul y blanco.

   – No existe distintivo alguno entre las dos marcas, lo cual a su juicio, hace evidente la amenaza en el detrimento de su patrimonio ya que se genera una confusión entre los consumidores.

   – También se violaron los literales b) y c) del artículo 194 y el 195 de la Decisión 486 de 2000, en el sentido que la SIC no tuvo en cuenta que ya existía una marca similar registrada con anterioridad y que con el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO se podría generar confundabilidad con ésta.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda alegando que:

   – Las marcas que se confrontaron son de carácter mixtas.

   – Dentro del trámite de solicitud de la marca INTER RAPIDÍSIMO para las clases 35 y 39 no hubo solicitud de oposición alguna, lo que a su juicio significa que por omisión, la demandante manifestó estar de acuerdo con lo que la SIC decidiera.

   – No se encontró riesgo de confusión en el mercado, por ende las marcas confrontadas podrían coexistir en el mercado, toda vez que gozan de suficiente distintividad y no presentan semejanzas; además el diseño gráfico de las marcas enfrentadas es disímil y cada uno contiene características propias que permiten su diferenciación en el mercado.

   – La expresión RAPIDÍSIMO como marca en la clase 39 es de carácter débil ya que es una expresión que resulta indicativa de los servicios que se prestan, lo cual significa que la distintividad va a estar dada por las expresiones que lo acompañen o por los elementos gráficos que se le agreguen al signo, tal como ocurre con las marcas enfrentadas.

   – La SIC señaló que el signo solicitado tiene la capacidad distintiva para distinguir los servicios que pretende identificar, sin que su concesión implique un derecho de exclusiva sobre el concepto del elemento denominativo RAPIDÍSIMO, puesto que es una expresión descriptiva para la clase de servicios que pretende identificar.

   La tercera interesada INTER RAPIDÍSIMO S.A. contestó la demanda alegando que:

   – La marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad, y, por consiguiente, la SIC cumplió con las formalidades establecidas en la normativa andina.

   – La demandante solicita la nulidad de dos decisiones contenidas en dos expedientes diferentes y que tienen distintas causas, por lo cual la demanda no podría ser admitida a trámite.

   – La marca RAPIDÍSIMO (mixta) no pueda llegar a verse en alguna medida desfavorecida patrimonialmente frente a la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y pretender dañar el equilibrio y la coexistencia pacífica que ambas sociedades habían llevado en el mercado.

   El agente del Ministerio Público no allegó escrito de contestación dentro del término oportuno para ello.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 156 literal a), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 156 literal a), por no ser pertinente. De oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma normativa.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

   (…)

   Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que...