140-IP-2013

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 140-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 58, 59, 69 y 71 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la Decisión 486. Actor: JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO. Diseño Industrial: “DUCHA MODELO CD-450”. Expediente Interno Nº 05-2001.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.

  1. Las partes:

    Demandante: JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO.

    Demandado: ROMÁN FERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ.

  2. Determinación de los hechos relevantes:

    – El señor JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO es el legítimo titular del registro de diseño industrial de la DUCHA MODELO CD-450, reconocido por el título Nº DI 2000-328 emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (“IEPI”), a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en atención a la solicitud Nº SDI 97-456 presentada el 18 de diciembre de 1997.

    – El 24 de enero de 2001, el señor JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 Sede en Cuenca, de la República del Ecuador, alegando que el señor ROMÁN FERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ, a través de su empresa denominada “Inelsa del Ecuador”, vendió al público una ducha idéntica a la que el demandante registró. El demandante solicita: 1) la cesación de los actos violatorios, 2) el comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, 3) el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción, 4) el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción, 5) la indemnización de daños y perjuicios, cuya cantidad será determinada al fin del presente proceso, y 6) el valor total de costas procesales, en las que se incluirán los honorarios profesionales de sus patrocinadores.

    – Al día siguiente de presentarse la demanda, el 25 de enero de 2001, el Tribunal Distrital la admitió a trámite.

    – El 15 de marzo de 2001, el Tribunal Distrital dio lugar a la audiencia de conciliación en el juicio verbal sumario del caso.

    – El demandado contestó la demanda alegando que 1) el diseño industrial fue originalmente concebido, desarrollado y fabricado por el demandado, 2) el producto ya se encontraba en el mercado con la denominación INELSA antes de que el demandante solicitara su registro y 3) no existe competencia desleal con el modelo de ducha del demandante, puesto que no produce duchas con el diseño protegido. Además, dejó constancia de que en la vía administrativa se plantean las acciones pertinentes dirigidas a obtener la anulación del registro concedido al actor, por haber imitado el diseño concebido por el demandado.

    – El Ministro de Sustanciación sugirió que las partes procuren llegar a una conciliación y el Tribunal Distrital señaló el día jueves 22 de marzo de 2001 para que se reanudara la diligencia.

    – El 4 de febrero de 2003, el Tribunal Distrital dio lugar a la audiencia de conciliación, sin que las partes hayan podido llegar a un acuerdo, y dispuso que se abriera la causa a prueba por el término de 6 días.

    – Por su parte, el demandado presentó una RECONVENCIÓN de la demanda en contra del demandante, pidiendo que se declare que existe competencia desleal del actor en esta causa, y que se le condene al pago de la indemnización por daños y perjuicios, a las reparaciones que fueran pertinentes de los efectos generados por la violación del derecho y al pago de las costas procesales incluyendo los honorarios de su defensa, así como a la imposición de la multa establecida en la ley, fijando la cuantía en la suma de US$15.000.

    – El 18 de febrero de 2003, el Tribunal Distrital admitió las pruebas de las partes y dispuso que se despachara las del Sr. Álvarez el 26 de febrero de 2003, y las del Sr. Cabrera el día siguiente.

    – El 21 de agosto de 2012, el Tribunal Distrital resolvió solicitar la interpretación prejudicial a fines de resolver: 1) la novedad del diseño industrial, 2) la competencia desleal del demandante, y 3) el derecho del actor para demandar.

  3. Fundamentos de la demanda:

    La demandante JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO manifestó lo siguiente:

    – El demandado vendió al público, bajo la denominación “Inelsa del Ecuador”, una ducha idéntica a la que el demandante registró en el IEPI, reconocida por el título Nº DI 2000-328.

    – El demandado no sólo vendió sino que sustituyó el nombre de la ducha por la denominación “RCG-2000”, indicando que como si el cambio de nombre de “Inelsa del Ecuador”, por “RCG-2000”, fuera suficiente argumento para evitar no agredir su derecho legítimamente adquirido, y lo que más bien logró fue duplicar su acción ilegal.

    – En consecuencia, el demandante solicita: “La cesación de los actos violatorios; el comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción; la indemnización de daños y perjuicios, cuya cantidad será determinada al fin del presente proceso; y, el valor de las costas procesales”.

  4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

    El señor ROMÁN FERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ contestó la demanda alegando que:

    – La marca “INELSA” aplicada a duchas eléctricas ha estado presente en el mercado desde hace por lo menos 20 años, cuando las duchas eran fabricadas por el titular de la marca el Sr. Jorge Parra Vásquez, para quien el demandado trabajaba como operario, y que tras el fallecimiento del Sr. Sarro ocurrido en el año 1987, la producción de duchas eléctricas con esa marca, continuó con el demandado, pero que posteriormente fue apropiado por el demandante quien ha pedido y obtenido que se le registrara como suyo.

    – El diseño industrial fue originalmente concebido, desarrollado y fabricado por el demandado, y ya se encontraba comercializado en el mercado con la denominación INELSA antes de que el demandante solicitara su registro, ya que la comercialización se la hizo con un préstamo del Banco Nacional del Fomento.

    – Si el IEPI concedió el registro al Sr. Álvarez, lo hizo desconociendo que el diseño, bajo forma de producto comerciable, no era nuevo, porque se encontraba en acceso, conocimiento y uso público.

    – El demandante no es el inventor y diseñador del modelo de la ducha plástica, situación que no le da derecho para demandar.

    – El diseño industrial solicitado por el Sr. Álvarez no ha tenido por objeto cumplir una función distintiva en el mercado, sino que se ha obtenido en contravención de la ley y con prácticas de comercio asimismo apartadas de la ley, lo que resulta en un acto de piratería de diseño y configuran actos de competencia desleal.

    – El diseño que ahora se reclama en exclusiva fue fabricado y puesto en el mercado por el demandado y no obedece a ningún acto de creación intelectual del actor que, por otra parte, nunca fabricó ni sacó al mercado el diseño industrial, ni antes ni después de la obtención del registro por parte del IEPI; nunca utilizó este diseño en el mercado.

    – La marca RCG-2000 no pertenece al demandante, que su titular es una tercera persona (la familia del Sr. Parra), y que estas duchas no se están produciendo con el mismo diseño registrado a nombre del demandante, por lo que no hay competencia desleal con dicho modelo, porque el demandante no produce duchas con el diseño protegido.

    – Las duchas plásticas de la marca RCG las produce y comercializa con otro diseño industrial nuevo y debidamente registrado.

    CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

    El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 36, 58, 59, 69, 71 y 82 literales a), d) y g) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 114, 115, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad...

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