138-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 138-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Marca: CLOPIL (denominativa). Proceso Interno Nº 17768-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de junio de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: SANOFI-AVENTIS.

   Demandados: EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   Tercero interesado: LABORATORIOS LA SANTÉ S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 30 de noviembre de 2006, la empresa LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca CLOPIL (denominativa), para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; materias para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Todos ellos pertenecientes a la clase internacional Nº 5.

   – El 12 de febrero de 2007, Sanofi-Aventis presentó oposición con fundamento en la falta de distintividad del signo, además en razón de que la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a los gobiernos de los países miembros que se impida el registro como marcas de las denominaciones constantes en los registros de la Denominación Común Internacional (DCI).

   – La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa Nº 92512, de 27 de febrero de 2008, denegó la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro solicitado.

   – La sociedad opositora solicita que en sentencia se declare la nulidad e ilegalidad de la Resolución Administrativa Nº 92512, y se disponga la anulación de todos los actos emitidos como consecuencia de esta Resolución, dejando sin efecto el registro de la marca CLOPIL (denominativa).

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Sanofi-Aventis manifestó lo siguiente:

   – La denominación “CLOPIL” es irregistrable como marca debido a las semejanzas que existen con la DCI “CLOPIDOGREL”, declarada como tal desde el año 1987 por la OMS.

   – La OMS ha solicitado a los gobiernos de los países miembros, por intermedio de las oficinas nacionales competentes, que se impida que las denominaciones constantes en los registros de los DCI sean consideradas como marcas registradas, o que a terceras personas se otorguen derechos sobre ellas. En el Ecuador se ha incorporado dentro de la “Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano” (RO # 59 de 17 -abril-2000).

   – “Podemos apreciar que la marca solicitada por LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. (CLOPIL) induce a confusión, reproduce en su totalidad el nombre internacional protegido, eliminando simplemente las sílabas DO y GREL. Además las denominaciones enfrentadas comparten raíces idénticas”.

   – “Podemos determinar que si se permite el registro de la presente marca, se estaría adquiriendo un monopolio sobre una denominación descriptiva de la función del producto, y si ello es así, el hecho de emplear un diminutivo o un vocablo, no es suficiente para dotar al signo de capacidad distintiva intrínseca, que es justamente lo que la Organización Mundial de la Salud quiere evitar”.

   – Citando al Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador: “Cada vez el análisis de registrabilidad por parte de la administración debe ser más severo y riguroso, más todavía si se considera de modo fundamental la realidad del país, en este caso el Ecuador, cuyas peculiaridades en el consumo de medicamentos son un factor que no puede soslayarse para tal objeto; pues para nadie es desconocido que la comercialización al público por parte de farmacias y boticas, de la más amplia gama de productos médicos farmacéuticos, se la realiza sin la exigencia de la receta del facultativo”.

   – “Al permitir el registro de la marca CLOPIL se estaría afectando a diferentes productos identificados por marcas de nuestra representada y de otras compañías farmacéuticas en el mundo entero que utilizan el principio activo CLOPIDOGREL, por lo que de concederse el registro solicitado por LABORATORIOS LA SANTÉ S.A., permitiría que la contraparte participe en condiciones desiguales con productos similares”.

   – “La Resolución que es objeto de la presente demanda señala que al mirar en conjunto los signos CLOPIL y CLOPIDOGREL, no se genera confusión”, lo que no puede ser fundamento válido (falta de debida motivación) para conceder el registro de dicho signo. “El cotejo realizado de aquella manera por la autoridad competente es incorrecto, puesto que no se debió cotejar el signo solicitado CLOPIL, con CLOPIDOGREL”.

   – “En la Resolución que impugnamos NADA SE DICE AL RESPECTO, por lo que se ha infringido lo estipulado en los literales e), f) y g) del Art. 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda alegando que: Defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridades competentes y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. Alega la improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

   El PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO contestó señalando únicamente el casillero para recibir notificaciones.

   En el expediente no obra la contestación del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   El tercero interesado LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. a través de su representante legal contestó legitimando la calidad del Estudio Jurídico GUDBERTO ORTIZ & HIJOS & ASOCIADOS como su Apoderado Especial y señalando el casillero para recibir notificaciones.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la normas cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de junio de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), f) y g) de la Decisión 486. Se procederá a realizar la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

   (…)

   Artículo 150

   Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA DISTINTIVIDAD.

   En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca CLOPIL (denominativa) en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o...