135-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Marca: CIPROVEN (denominativa). Proceso Interno Nº 4157-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de septiembre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: HAMBURG LABORATORIES INC.

   Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (“INDECOPI”), de la República del Perú.

   LUZ LIDIA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 29 de septiembre de 2006, la señora Luz Lidia Enríquez González solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca “CIPROVEN” (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – El 12 de diciembre de 2006, HAMBURG LABORATORIES INC. presentó oposición en base a su marca registrada “CIPROMED”.

   – El 22 de diciembre del 2006, la solicitante limitó su solicitud de registro de la marca “CIPROVEN” (denominativa) para distinguir exclusivamente “antibióticos”, con expresa exclusión de “antibióticos para uso veterinario”.

   – El 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada, y otorgó el registro del signo solicitado mediante la Resolución Nº 3776-2007/OSD-INDECOPI.

   – Apelada la misma, fue confirmada por la Resolución Nº 1605-2007/TPI-INDECOPI del 16 de agosto de 2007.

   – El 22 de noviembre de 2007, HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso demanda contencioso administrativa ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, alegando riesgo de confusión fonética y gráfica entre las marcas en conflicto.

   – El 16 de septiembre de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda por no existir una similitud determinante en cuanto al aspecto gráfico y fonético que lleve a confusión a los consumidores.

   – El 14 de enero de 2010, HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de apelación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

   – El 27 de mayo de 2011, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia apelada.

   – El 2 de septiembre de 2011, HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de casación, alegando la causal de infracción normativa por la interpretación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que ha vulnerado el principio de congruencia procesal en tanto ha emitido una decisión incompleta sin realizar el análisis pertinente a una marca denominativa a pesar de haber sido requerido.

   – El 6 de agosto de 2012, se da la calificación del recurso de casación como procedente por las causales denunciadas, solicitándose al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “a fin de esclarecer la correcta interpretación prejudicial y debida aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante HAMBURG LABORATORIES INC. manifestó lo siguiente:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – Ambos signos distintivos tienen la misma extensión (ocho letras en ambas marcas) siendo que seis de las ocho letras coinciden, exactamente en ambas denominaciones.

   – Ambos signos tienen como inicio las sílabas CI/PRO/ lo que constituye una similitud gráfica evidente; los caracteres de las marcas coinciden en el mismo orden; ambas marcas causan una impresión gráfica bastante similar; se componen de igual número de sílabas (tres); tienen una pronunciación casi exacta; la enunciación de dichas sílabas en el lenguaje común es muy parecida MED – VEN y, al ser pronunciadas conjuntamente con los demás componentes de la denominación, resultan iguales; la sílaba tónica PRO causa un gran riesgo de confusión directo en el consumidor medio, como lo establece el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   – Las marcas sublitis tienen en común más semejanzas que diferencias, y la marca solicitada no consta de elementos suficientes que permitan distinguirla de la marca registrada; lo que importa es determinar si considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión de conjunto.

   – Al estar ambas marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos de la misma naturaleza, en la misma clase internacional, el examen de los mismos debe ser especialmente riguroso.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El demandado INDECOPI contestó la demanda alegando que:

   – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – La confusión entre los signos confrontados no se puede basar en la presencia al interior de éstos del prefijo CIPRO, sino que debe descansar en los demás elementos que lo conforman. Además, las desinencias de los signos confrontados son completamente distintas (VEN en el signo solicitado y MED en la marca registrada), por lo que el Tribunal del INDECOPI concluyó que era posible la coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

   La demandada la señora LUZ LIDIA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ contestó la demanda alegando que:

   – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – Existen numerosas marcas registradas que incluyen el prefijo CIPRO en sus denominaciones y coexisten pacíficamente en el mercado, lo que presupone que las marcas sublitis, puedan coexistir sin generar riesgo de confusión entre los consumidores.

   – El INDECOPI al momento de determinar la confundibilidad entre la marca registrada “CIPROMED” y la marca solicitada “CIPROVEN”, realizó un detenido y exhaustivo examen ciñéndose en todo momento a los parámetros establecidos por la legislación marcaria vigente, concluyendo que entre los signos en conflicto no existían semejanzas suficientes desde los planos gráfico y fonético que pudieran generar confusión entre los consumidores, por eso es que les han otorgado el Certificado Nº 1316165 sobre la marca “CIPROVEN”, la cual se encuentra en uso y coexiste pacíficamente con la marca “CIPROMED”.

   – El incumplimiento de las normas sanitarias en que puedan incurrir las farmacias y/o boticas al vender productos sin prescripción médica, es independiente de la realización del examen de confundibilidad entre signos que corresponde realizar al INDECOPI, al momento de evaluar la confundibilidad entre marcas que se encuentran destinadas a distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

   – La Resolución Nº 1605-2007/TPI-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2007, se ha ajustado en todo momento a la legislación marcaria tanto nacional como internacional, no habiendo incurrido en vicio alguno que amerite su revocatoria.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a realizar la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos: 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   ...