134-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 134-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión.Actor: PRÓXIMO SPIRITS INC. Marca: “THREE-O” (denominativa).

Expediente Interno Nº 613-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: PRÓXIMO SPIRITS INC.

   Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 1 de agosto de 2007, la empresa PRÓXIMO SPIRITS INC. solicitó a INDECOPI el registro de la marca THREE-O (denominativa), para distinguir vodka; bebidas alcohólicas, de la clase 33 de la clase internacional.

   – El 24 de marzo de 2008, el INDECOPI mediante Resolución No. 004645-2008/OSD-INDECOPI denegó de oficio el registro de la marca por riesgo de confusión con la marca registrada TRIO.

   – El 17 de abril de 2008, PRÓXIMO SPIRITS INC. interpuso recurso de apelación manifestando que 1) los signos tienen diferencias gráficas y fonéticas, además que THREE-O pertenece al idioma inglés; 2) el titular de la marca TRIO no formuló oposición a la solicitud de registro; y 3) la marca TRIO pertenece a vinos, y THREE-O a vodka y bebidas similares.

   – El 29 de diciembre de 2008, el Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución No. 3271-2008/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 004645-2008/OSD-INDECOPI.

   – El 6 de abril de 2009, PRÓXIMO SPIRITS INC. interpuso demanda ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución No. 3271-2008/TPI-INDECOPI y se ordene al INDECOPI que conceda el registro de la marca THREE-O.

   – El 9 de noviembre de 2009, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la nulidad de la Resolución No. 3271-2008/TPI-INDECOPI y ordenó al INDECOPI que conceda el registro de la marca THREE-O.

   – El 29 de diciembre de 2009, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, que se concedió el 10 de mayo de 2010.

   – El 10 de agosto de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

   – El 4 de enero de 2012, el INDECOPI interpuso recurso de casación alegando la causal de infracción normativa del artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823. Agrega que, se violó el derecho al debido proceso ya que la Sala no se pronunció sobre los argumentos alegados.

   – El 5 de enero de 2012, el recurso de casación fue remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

   – El 12 de noviembre de 2012, el recurso de casación fue admitido en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por infracción normativa, a saber: que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 1) limitó su fundamento a una mera “enumeración” de los criterios que la norma peruana obliga a considerar para el cotejo de confundibilidad entre signos, sin reparar ni analizar en función del caso concreto, y 2) no se pronunció sobre los argumentos del escrito de apelación del INDECOPI, ya que únicamente ha señalado que el consumidor medio pronunciaba al término THREE-O como TRIO, sin mayor explicación adicional, incurriendo evidentemente en un escenario de motivación aparente, debido a que no fundamentó lo señalado.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante PRÓXIMO SPIRITS INC. manifestó lo siguiente:

   – Señala que no existe riesgo de confusión entre el vodka y el vino.

   – Refiere que desde el aspecto visual las marcas son completamente diferentes porque el signo solicitado está conformado por un término perteneciente al inglés, mientras que la marca registrada está conformada por una expresión de nuestro idioma español.

   – Refiere que desde el aspecto fonético si la marca solicitada se pronuncia en inglés sonará como SRI - O y si se usa como castellano TRE - E – O, a diferencia de la marca registrada que se pronuncia TRIO poniéndose mayor énfasis o entonación en la vocal l.

   – Coexisten las marcas compuestas por los términos TRIO y TREE para distinguir los mismos productos.

   – No ha habido oposición con respecto a la marca solicitada por parte de Viña Concha y Toro titular de la marca TRIO que se encuentra inscrita.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El INDECOPI contestó la demanda alegando que:

   – Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (THREE-O) se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada (TRIO), toda vez que ésta distingue todos los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

   – La semejanza entre los signos radica en la pronunciación del signo solicitado (THREE-O) como TREO, el cual resulta confundible con la marca registrada TRIO, diferenciándose únicamente por la presencia de las vocales E e I, respectivamente, lo cual no logra evitar que tengan un impacto fonético semejante, por lo que la coexistencia de ambos signos no sería posible.

   – Ambos signos presentan una escritura muy parecida.

   – En la clase 33 de la Nomenclatura Oficial no se puede apreciar ninguna partícula de uso común que forme parte de los signos confrontados, ya que solamente se aprecia el término TRES, por lo cual el argumento que existen en diversas clases de la Nomenclatura Oficial que tienen en su conformación el elemento TRE (que tampoco forma parte de ninguno de los dos signos confrontados) resulta ser impertinente.

   – El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   – La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema limitó su fundamento a una mera “enumeración” de los criterios que la norma peruana obliga a considerar para el cotejo de confundibilidad entre signos, sin reparar ni analizar en función del caso concreto, acaso el más importante criterio que prevalece al cotejar marcas, a efecto de concluir sobre la viabilidad de su coexistencia registral: Sus semejanzas necesariamente prevalecen frente a sus diferencias.

   – La Sala Civil Transitoria no se ha pronunciado sobre los argumentos del escrito de apelación del INDECOPI, ya que únicamente ha señalado que el consumidor medio pronunciaba al término THREE-O como TRIO sin mayor explicación adicional, incurriendo evidentemente en un escenario de motivación aparente, debido a que no fundamentó lo señalado.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del...