133-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 133-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto y 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma Decisión 486.

Marca: ORTHO EVRA (mixta).

Actor: sociedad JOHNSON & JOHNSON.

Proceso interno Nº. 2489-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2489-2011.

El auto de 21 de agosto de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad JOHNSON & JOHNSON.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado en el proceso: sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

b) Hechos

1. El 26 de octubre de 2005, la sociedad JOHNSON & JOHNSON solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo constituido "por el logotipo conformado por la denominación ORTHO EVRA escrita en letras características; sin reivindicar color; conforme al modelo adjunto" para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente anticonceptivos transdérmicos.

2. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 5452-2006/OSD-INDECOPI de 21 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, denegó el registro del signo solicitado por considerar que era un signo confundible con la marca EVORA (denominativa) registrada a favor de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A. para distinguir productos de la Clase 5.

   Contra dicha Resolución la sociedad JOHNSON & JOHNSON interpuso recurso de apelación.

4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1278-2006/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

5. Contra esta última Resolución la sociedad JOHNSON & JOHNSON interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número diecisiete, de 24 de enero de 2008, donde la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró INFUNDADA la demanda.

6. Contra dicha Providencia la sociedad JOHNSON & JOHNSON interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 19 de enero de 2010, revocó la sentencia apelada "REFORMÁNDOLA la declararon fundada en todos sus extremos, en consecuencia NULA la Resolución 1278-2006/TPI-INDECOPI (...)".

7. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 2 de abril de 2012, solicitó interpretación prejudicial del 136 literal a) de la Decisión 486.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad JOHNSON & JOHNSON en su escrito de demanda manifiesta:

1. A pesar de que la Autoridad Administrativa ha reconocido una diferencia gráfica y fonética entre los signos en conflicto ha considerado "que el hecho que distingan los mismos productos y compartan términos similares (EVRA/EVORA) puede inducir al consumidor a pensar que dichas marcas tienen el mismo origen empresarial".

2. La anterior es una apreciación errada ya que los signos en conflicto "NO DISTINGUEN LOS MISMOS PRODUCTOS (...)". La marca registrada EVORA distingue productos para la disfunción eréctil, mientras que el signo solicitado ORTO EVRA distingue "un anticonceptivo transdérmico, fabricado por LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, de Alemania (...)".

3. Los signos en conflicto coexisten en el mercado sin causar confusión en el público consumidor puesto que uno está destinado al público masculino para ser administrado por vía oral, mientras que el otro al público femenino para ser aplicado con parches en la piel.

4. Por lo expuesto, resulta imposible una confusión en el público consumidor. Agrega que "UN PARCHE ANTICONCEPTIVO TRANSDERMICO ES UN PRODUCTO COMPLETAMENTE DIFERENTE A UN COMPRIMIDO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL".

5. Dentro del término legal no se presentaron oposiciones.

6. Actualmente los signos en conflicto coexisten en el mercado peruano sin causar confusión.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

1. La Autoridad Administrativa emitió sus resoluciones con apego a la ley y que "ha denegado el registro del signo solicitado, no en virtud a una semejanza gráfico - fonética de los signos, sino en virtud a determinar que existían suficientes indicios para pensar que podía producirse un riesgo de confusión indirecto en el sentido que el público al apreciar la utilización de un término muy similar en ambos signos podía ser inducido a creer que aún cuando no se trataba de la misma empresa, existían vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas. Circunstancia que se presenta por cuanto los signos distinguen los mismos productos y a que compartían términos similares (EVRA/EVORA)".

2. Al referirse a otras Resoluciones emitidas por la Oficina Nacional Competente manifiesta que dicha Oficina es autónoma al momento de emitir sus Resoluciones para cada caso.

3. Sobre el hecho de que no existieron oposiciones al signo solicitado dice que la falta de oposiciones "no determina la inexistencia de riesgo de confusión (...)" por lo que la "Autoridad Administrativa en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible o que se encuentra comprendida en alguna prohibición de registro".

4. Respecto al argumento de los signos en conflicto distinguen diferentes productos, afirma que la demandante solicitó el registro del signo para distinguir anticonceptivos transdérmicos, mientras que la marca registrada EVORA distingue todos los productos farmacéuticos de la Clase 5.

   * Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

   * Fundamentos jurídicos de la casación.

   El INDECOPI, manifiesta como base de su recurso de casación "La primera infracción normativa, con incidencia en la decisión contenida en la sentencia impugnada, que acusamos mediante el presente recurso de casación, consiste en que se ha afectado nuestro derecho al debido proceso de diferentes formas. En primer lugar, la Sentencia recurrida se ha pronunciado parcial y defectuosamente sobre el objeto del proceso. Luego la sentencia recurrida en casación contiene una motivación defectuosa e insuficiente".

   Por su parte el auto calificatorio del Recurso de Casación que declara procedente el recurso es de 2 de abril de 2012.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en...