132-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 132-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121, 122 y 123 del Estatuto con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Marca: SOLCAFÉ (mixta).

Actor: sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.

Proceso interno Nº. 4535-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 4535-2011.

El auto de 21 de agosto de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y el Procurador de la República del Perú.

Tercero interesado: RICHARD RODOLFO ALVARES LANDEO.

2. Hechos

   1. El 22 de octubre de 2004, RICHARD RODOLFO ALVARES LANDEO solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo SOLCAFÉ (mixto), escrito con letras características al interior de una figura semi ovalada todo ello dentro de un rectángulo, en la combinación de colores amarillo, gris, marrón y negro, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, exclusivamente café.

   2. Contra dicha solicitud, la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. presentó oposición sobre la base de su marca COLCAFÉ (denominativa) registrada para distinguir productos, también, de la Clase 30.

   2. Por Resolución Nº. 9762-2006/OSD-INDECOPI, de 28 de junio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió "Declarar INFUNDADA la oposición formulada por INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A., de Colombia, e INSCRIBIR (...) a favor de ALVARES LANDEO RICHARD RODOLFO, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación SOLCAFÉ (...)".

   3. Contra dicha Resolución, INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1760-2006/TPI-INDECOPI, de 9 de noviembre de 2006, decidió: "CONFIRMAR la Resolución Nº. 9762-2006/OSD-INDECOPI (...)".

   4. INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 23, de 5 de diciembre de 2008, la Tercera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró "INFUNDADA LA DEMANDA (...)".

   5. Contra dicha Providencia INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la Tercera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

   6. El mencionado recurso de apelación fue conocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 19 de junio de 2009, determinó que "resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) al caso sub litis (...) razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente (...)".

   7. Por Providencia de 6 de agosto de 2009, la misma Sala Civil Permanente solicitó, "también la interpretación prejudicial de los artículos 172 segundo párrafo, 225, 226, 228, 229 y 231 de la Decisión 486 (...)".

   8. Por Oficio Nº. 224-2009-P-SCP-CS de 16 de noviembre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos señalados.

   9. La Interpretación Prejudicial fue resuelta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 144-IP-2009 de 25 de febrero de 2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010.

   10. El recurso de apelación, fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 7 de abril de 2011, confirmó la sentencia apelada declarando infundada la demanda en todos sus extremos.

       En esta Sentencia, en el considerando Décimo Noveno, la Sala Civil Permanente manifestó: "Que, finalmente en relación al tercer agravio, el propio Tribunal de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial número 144-IP-2009 obrante a fojas cincuenta y cuatro del cuaderno de apelación ha señalado que: "El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registros marcarios (principio de independencia), como sus propias decisiones", por lo que en virtud al principio de territorialidad, no es aplicable la jurisprudencia invocada por la recurrente".

   7. Contra dicha Providencia la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 27 de agosto de 2012, solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda

      INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. en su escrito de demanda, manifiesta que:

   1. Los signos en conflicto son confundibles. Que "El aspecto denominativo de SOLCAFE es el relevante, ya que el aspecto gráfico, constituido por la propia denominación SOLCAFE escrita en letras características dentro de una etiqueta, solo está destinado a realzar la palabra SOLCAFE que será el término con el cual la marca se aplique".

   2. Las marcas en conflicto "(...) vistas en su conjunto en forma sucesiva y desde el punto de vista del consumidor son confundibles entre sí, por cuanto: a. Ambos (sic) están destinados a distinguir un mismo producto. B. Ambas marcas están conformadas por 7 letras de las cuales 6 están en una idéntica posición OLCAFE y la séptima por la variación S/C. c. (...) que Richard Rodolfo Alvares Landeo, ha constituido su marca COLCAFE con el simple ánimo de reemplazar la letra C de COLCAFE por una letra S, de ese modo ha obtenido la marca SOLCAFE idéntica a la que dio origen COLCAFE (...)", por lo que "las marcas en cuestión SOLCAFE y COLCAFE son confundibles".

   3. Tal como lo demuestra la jurisprudencia internacional en otros países se ha declarado "que para distinguir café de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial son confundibles entre sí las marcas COLCAFE y SOLCAFE (...)". Entre dicha jurisprudencia cita Resoluciones emitidas en Colombia, Ecuador y Costa Rica.

   4. Existe jurisprudencia de la Corte Suprema que declara "la invalidez e ineficacia de resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal INDECOPI, debido a que a través de las mismas se concedió el registro de marcas confundibles con marcas previamente registradas". Cita varias Sentencias de la Corte Suprema y hace un análisis de los signos en conflicto en dichas Sentencias y los signos en conflicto COLCAFÉ y SOLCAFÉ, concluyendo que se ha demostrado la confundibilidad entre éstos.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:

   1. Respecto al argumento esgrimido por la demandante de que los signos en conflicto serían confundibles, que, los criterios de registrabilidad "varían según el tipo de signos a comparar. En el presente caso por ejemplo se debe comparar un signo mixto SOLCAFE con uno denominativo COLCAFE (...)".

   2. Que, desde el punto de vista gráfico y fonético "no importa que dos signos se parezcan gráfica y fonéticamente, si no que hay que estar convencidos de que dichas semejanzas sean capaces de confundir". Que, además se deberá tomar en cuenta que en los signos en conflicto "se emplea la partícula CAFÉ que resulta un vocablo genérico para distinguir productos de café, y los términos SOL y COL que poseen a nivel conceptual gran diferencia".

   3. Que la demandante no ha tomado "en consideración la presencia e importancia del contenido conceptual de la marca solicitada SOLCAFÉ, la misma que evoca el concepto del astro SOL, habiéndose limitado en...