131-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 131-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167, 168 y 170 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ.

Marca: “LA CRÓNICA”.

Expediente Interno Nº 614-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte y seis (26) de junio de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ y la sociedad EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 3256-2008/TPI-INDECOPI de 6 de abril de 2009 a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 7784-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008 que canceló la marca “LA CRÓNICA”, registrada a favor de la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 27 de agosto de 2007, EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “LA CRÓNICA”, registrada a favor de la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 7784-2008/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de cancelación presentada y canceló el registro de la marca “LA CRÓNICA”.

      - El 3 de junio de 2008, la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 29 de diciembre de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 3256-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 7784-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008.

      - El 6 de abril de 2009, la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.

      - El 9 de abril de 2010, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, emitió la Resolución No. Doce por medio de la cual declaró infundada la demanda propuesta.

      - La EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. Doce de 9 de abril de 2010.

      - El 12 de octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

      - La EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 12 de octubre de 2011. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 172 del Decreto Legislativo No. 823.

      - El 12 de noviembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 614-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto:

      por la causal de infracción normativa de los artículos 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 172 del Decreto Legislativo No. 823

      y dispusieron remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “a efecto de que emita su informe en torno a la interpretación prejudicial de la norma en mención”.

      - El 13 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 0133-2013-SCSP-CS/PJ, solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. – EDITORA PERÚ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el no uso de una marca puede responder a un motivo que impida hacerlo, pero igualmente a alguna razón que justifique no usarla (…). En el presente caso, sin la aprobación oficial de una entidad administrativa como el FONAFE que, a su vez, impone ciertas restricciones presupuestarias para el desarrollo de las actividades de las empresas que tutela, existe un impedimento para la elaboración y difusión en el mercado de un proyecto periodístico denominado ‘Diario La Crónica’, lo que a su vez impide la ejecución de los servicios publicitarios que se prestaban a través del referido medio periodístico. La aprobación de FONAFE es un requisito para que EDITORA PERÚ desarrolle sus actividades mercantiles y les asigne un presupuesto”.

      - “Existe un motivo justificado que impide la cancelación del registro de nuestra marca ‘LA CRÓNICA’. En el caso de EDITORA PERÚ califica como fuerza mayor el impedimento que subsiste para la realización de un proyecto periodístico denominado ‘Diario La Crónica’. Dicho impedimento debe ser evaluado en nuestra condición de empresa pública que, por ser de titularidad del Estado, está regulada por normas y directivas que limitan su desenvolvimiento y desarrollo”.

      - “Al no existir una autorización de FONAFE para el desarrollo actividades (sic) con la marca ‘LA CRÓNICA’, EDITORA PERÚ está impedida de usar dicha marca en un proyecto periodístico, lo que a su vez impedía el desarrollo de los servicios de publicidad que se prestaban a través de tal medio”.

      - “(…) la falta de uso de la marca para prestar servicios en una publicación del mismo nombre, no equivale a decir que la marca haya sido abandonada, habiéndose usado conforme a sus características y dentro de nuestras posibilidades, en la gestión, organización y ejecución de diversos servicios prestados por EDITORA PERÚ”.

      - “OIGA pretendió la cancelación de la marca ‘LA CRÓNICA’ en la clase 16 de la Clasificación Internacional. Sin embargo, advirtió que para poder acceder al registro de una marca idéntica requería anular toda titularidad sobre tal denominación, en tanto no podía distinguir un producto que a su vez es un elemento de gestión de nuestros servicios, por lo que solicitó luego la cancelación de la marca en la clase 35 de la Clasificación Internacional”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) para invocar un motivo justificado para el no uso de la marca, el titular debe acreditar que realmente fue un factor ajeno a su voluntad y diligencia lo que originó la imposibilidad de uso de la marca. La falta de voluntad o diligencia del propio titular no es considerado un motivo justificado”.

      - “Editora Perú trató de justificar la falta de uso de la marca LA CRÓNICA en omisiones propias de su empresa, como la falta de preparación de una línea editorial, o la falta de preparación y sistematización de la información. Sin embargo, las causas que justifican el no uso de una marca en el mercado no deben depender del titular de dicha marca. Solo (sic) se pueden admitir causas que hayan sido ajenas a la voluntad del titular. Un motivo justificado para dejar de usar una marca no puede consistir en que la propia empresa dejó de hacer las gestiones necesarias para que la marca pudiera ser utilizada”.

      - “(…) Editora Perú no hace mas (sic) que reiterar que la imposibilidad de hacer uso de la marca LA CRÓNICA fue una decisión de FONAFE. Sin embargo, Editora Perú nunca acreditó haber realizado gestión alguna ante dicha entidad para obtener una autorización de comercialización o para, cuando menos, haber licenciado a un tercero el uso de la marca, a fin de evitar la falta de uso”.

      - “Aún si FONAFE hubiera prohibido el desarrollo del proyecto periodístico denominado diario LA CRÓNICA (lo que habría impedido la ejecución de los servicios publicitarios), por una decisión adoptada en el año 2003, ¿qué acciones adoptó Editora Perú durante los años 2004 a 2007 para evitar que dicha marca caiga en el desuso y se genere la posibilidad de cancelación? ¿realizó alguna gestión ante FONAFE para resguardar su titularidad sobre dicha marca? ¿solicitó la revisión de dicho acuerdo o simplemente se dedicó a observar cómo la marca caía en el desuso? ¿solicitó se le autorice a licenciarla a terceros?”.

   4. Tercero...