128-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 128-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto y 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión 486.

Marca: FRUTOS DEL MAR y etiqueta.

Actor: sociedad FRUTOS DEL MAR S.A.C. hoy AMÉRICA GLOBAL S.A.C.

Proceso interno Nº. 2946-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2946-2011.

El auto de 24 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: FRUTOS DEL MAR S.A.C. hoy AMÉRICA GLOBAL S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

2. Hechos

   1. El 25 de mayo de 2007, la sociedad FRUTOS DEL MAR S.A.C. solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo FRUTOS DEL MAR "constituida por la etiqueta conformada por la denominación FRUTOS DEL MAR, escrita en letras características, en la parte superior se aprecia la frase GRATED DE JUREL EN AGUA Y SAL escrita en letras características (sin reivindicar) y en la parte inferior se aprecia la frase UN MANJAR PARA SU PALADAR escrita en letras características (sin reivindicar) todo en colores amarillo, rojo y verde (...)" para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente "conservas de pescado, frutas y legumbres en conservas, gelatinas, mermeladas".

   2. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº. 589-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, denegó el registro del signo solicitado por considerar que era un signo descriptivo, la Oficina de Signos distintivos "Consideró que el signo solicitado refiere que los productos que se pretende distinguir consisten precisamente en productos provenientes del mar, tales como pescados y/o mariscos, por lo que no será apreciado por el público consumidor como un signo que identifique un origen empresarial, sino más bien como términos que describen los productos a los que se aplicará el signo".

      Contra dicha Resolución la sociedad FRUTOS DEL MAR S.A.C. interpuso recurso de apelación.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2017-2008/TPI-INDECOPI de 19 de agosto de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. Contra esta última Resolución la sociedad FRUTOS DEL MAR S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09, de 3 de noviembre de 2009, donde la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró FUNDADA la demanda, por lo tanto nula la Resolución impugnada y ordenó el registro del signo solicitado.

   6. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 25 de noviembre de 2010, confirmó la sentencia apelada.

   7. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 22 de mayo de 2012, solicitó interpretación prejudicial del 135 literales b) y e) de la Decisión 486.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad FRUTOS DEL MAR S.A.C. en su escrito de demanda, presenta los siguientes argumentos:

   1. Su empresa ha utilizado la denominación FRUTOS DEL MAR como nombre comercial y como marca, dicha marca no fue renovada por lo que ahora solicita nuevamente su registro.

   2. Sobre el argumento del INDECOPI de que el signo solicitado es descriptivo "la denominación FRUTOS DEL MAR sería en el peor de los casos `evocativa' más no `descriptiva' y que además este signo YA HA ESTADO REGISTRADO a nuestro favor (...)". Afirma que "la denominación FRUTOS DEL MAR no es en lo absoluto descriptiva" para pescados en conserva y que "en todo caso simplemente evoca el origen marino de algunos de los productos a distinguir".

   3. Cita varias Resoluciones del INDECOPI en las que se ha pronunciado en casos similares "que contradicen el criterio aplicado con nuestra empresa" y que "los antecedentes registrales de la denominación `FRUTOS DEL MAR' demuestran que dicho signo sí es registrable".

   4. Recalca el hecho de que la marca solicitada ya fue registrada a su favor anteriormente.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Sobre el argumento de que el signo solicitado sería evocativo y no descriptivo "la autoridad consideró acertadamente que la denominación FRUTOS DEL MAR colocada como marca sobre conservas de pescado, incurría en la prohibición de registro referida, en la medida que nos describe directamente el origen del producto, indicando que el producto que identifica posee una naturaleza netamente marina".

   2. Añade que "la frase FRUTOS DEL MAR no requiere de ningún trabajo mental para asociar a dicho signo con el origen de los productos que éste busca distinguir, es decir, el mar", por lo que "No entendemos a qué alusión indirecta se refiere la demandante para pretender atribuirle un mero carácter `evocativo' a este signo, cuando es claramente descriptivo".

   3. Agrega que, el "INDECOPI advirtió además que el signo solicitado FRUTOS DEL MAR no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro (...)".

   4. Respecto al argumento que la sociedad actora ya habría tenido registrado el signo ahora solicitado, "no existe norma alguna que obligue a la autoridad administrativa a otorgar el registro de un signo que incurre en un impedimento legal de registro, bajo el argumento que un signo similar fue concedido hace años atrás". Afirma que "la autoridad administrativa debe evaluar cada nueva solicitud que se le presente determinando si en el momento en que la evalúa y considerando el signo específicamente solicitado cumple con los requisitos legales de registrabilidad y no incurre en alguna prohibición de registro".

   5. Finalmente, sobre la referencia que hace la demandante sobre otros casos ya resueltos por el INDECOPI, "el análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la Autoridad Administrativa, la cual se encuentra obligada a verificar si la marca solicitada cumple con los requisitos para acceder al registro y si se encuentra o no dentro de los supuesto de prohibición establecidos en la ley".

   * Fundamentos jurídicos de la casación.

   El INDECOPI, basa su escrito de casación en infracciones normativas consistentes en la interpretación errónea del artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823 especialmente en lo que se refiere a signos descriptivos; y, en la interpretación errónea del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 referente a la distintividad del signo.

   Por su parte el auto calificatorio del Recurso de Casación que declara procedente el recurso es de 22 de mayo de 2012.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario...