126-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2245
• Número de registro: 126-IP-2013
• Fecha de publicación: 29 Octubre 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 126-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad SCHERING CORPORATION.

Patente: “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”.

Expediente Interno Nº 1448-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de abril de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de cinco (5) de junio de 2013.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

Demandante: la sociedad SCHERING CORPORATION.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. Actos demandados

La sociedad SCHERING CORPORATION solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0729-2008/TPI-INDECOPI de 25 de marzo de 2008 que confirmó la Resolución Nº 815-2007/OIN-INDECOPI de 21 de agosto de 2007, que denegó la patente de invención para “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”, solicitada por SCHERING CORPORATION.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 24 de febrero de 2005, reivindicando prioridad extranjera de 27 de febrero de 2004, SCHERING CORPORATION solicitó el otorgamiento de la patente de invención para “CETOAMIDAS NOVEDOSAS CON P4 CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE NS3 SERINA PROTEASA DEL VIRUS DE HEPATITIS C”.

• El 21 de agosto de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 815-2007-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

• El 14 de septiembre de 2007, SCHERING CORPORATION interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida, señaló que adjunta un pliego de 25 reivindicaciones.

• El 19 de febrero de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico Nº PCG 18-2008, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 a 19 y 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486; y, que las reivindicaciones 20 a 24 constituyen una ampliación de acuerdo con el artículo 34 de la misma Decisión.

• El 25 de marzo de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0729-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 815-2007-2006/OIN-INDECOPI de 21 de agosto de 2007. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 19 y 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486; y, que las reivindicaciones 20 a 24 constituyen una ampliación de acuerdo con el artículo 34 de la misma Decisión.

• La sociedad SCHERING CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa.

• El 22 de julio de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima expidió la Resolución Nº trece a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad SCHERING CORPORATION.

• El 25 de septiembre de 2009, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 22 de julio de 2009.

• El 8 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

• El 30 de enero de 2012, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 8 de agosto de 2011. Se fundamentó en la interpretación errónea de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

• El 6 de diciembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1448-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

• El 2 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 020-2013-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Escrito de demanda

La sociedad SCHERING CORPORATION,en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) el Tribunal (sic) Indecopi basó la Resolución No. 0729-2008/TPI-INDECOPI en el informe del examinador externo de patentes, informe PCG 18-2008, que nunca fue notificada a esta parte”.

• “El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de SCHERING CORPORATION al no notificarle en forma oportuna el informe PCG 18-2008, impidiendo así que SCHERING CORPORATION pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.

• “(…) solicitamos que al momento de dictar sentencia tenga en consideración que la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema, así como la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, han establecido jurisprudencia en el sentido que constituye una violación al debido procedimiento que el Tribunal Indecopi emita resolución en un procedimiento administrativo, sin poner en conocimiento del solicitante la actuación de una prueba impidiéndole así ejercer derecho de defensa en relación a la misma”.

3. Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “En principio, debemos tomar en cuenta que las normas procedimentales...