125-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2245
• Número de registro: 125-IP-2013
• Fecha de publicación: 29 Octubre 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013

PROCESO 125-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: WYETH (USA). Patente: “POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO”. Expediente Interno: Nº 893-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de mayo de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 19 de junio de 2013.

Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Las partes:

Demandante: WYETH (USA).

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

1. Determinación de los hechos relevantes:

• El 6 de abril de 2005, WYETH (USA) presentó ante el INDECOPI, una solicitud de patente de invención para POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO, reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras Nº 60/560, 582 y 60/660, 178 del 7 de abril de 2004 y 10 de marzo de 2005, respectivamente, en Estados Unidos de América.

• Se emitió el informe técnico PCG 18-2007 en el que se concluyó que las reivindicaciones 1 a 84 y 92 a 94 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; mientras que las reivindicaciones 85 a 91 no son patentables de acuerdo al artículo 20, literal d), de la Decisión 486 en la medida en que definen, por la forma en la que están redactadas, un método terapéutico.

• El 8 de junio de 2007, WYETH dio repuesta al informe y acompañó un nuevo pliego de 86 reivindicaciones.

• La autoridad examinadora volvió a emitir un informe técnico (PCG 18/2007/A) por el que se estableció que las últimas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad mencionado.

• El 11 de marzo de 2011, mediante Resolución Nº 263-2008/OIN-INDECOPI, la autoridad competente denegó la patente de invención por las razones dadas en el informe técnico.

• Contra esta decisión, el 3 de abril de 2008 la empresa WYETH presentó recurso de apelación al que adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI solicitó que se emita un nuevo informe técnico, el que se presentó el 2 de septiembre de 2008 (Nº VDG 07-2008) en el que se concluyó que las reivindicaciones presentadas no cumplen con el requisito de novedad o de claridad o constituyen una aplicación de las reivindicaciones anteriores por lo que no satisfacen la condición del artículo 34 de la Decisión 486. El 7 de octubre de 2008 se dictó la Resolución Nº 2432-2008/TPI-INDECOPI por la que se confirmó la Resolución Nº 263-2008/OIN-INDECOPI.

• La sociedad WYETH interpuso demanda contencioso administrativa de impugnación de resolución administrativa ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima con motivo en la falta de oportunidad para responder el último informe técnico. El 19 de abril de 2010, se declaró fundada la demanda, se declararon nulas las resoluciones administrativas y se ordenó que se efectúe una nueva evaluación de los criterios tomados en cuenta para emitir el pronunciamiento en segunda instancia debiendo notificarse el informe técnico Nº VDG 07-2008 al accionante.

• El INDECOPI presentó un recurso de apelación contra esta decisión. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por mayoría, confirmó la resolución apelada el 23 de septiembre de 2011.

• El INDECOPI presentó recurso de casación alegando la causal de infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. Agrega que, se ha interpretado de manera errónea las normas citadas, toda vez que el procedimiento de patente de invenciones no puede demorar más de 5 años de acuerdo a los TLC, además que la facultad de notificar los informes técnicos previos a la emisión de las resoluciones administrativas es facultativa, por lo tanto no se ha afectado ni vulnerado derechos relativos al debido proceso. El INDECOPI notificó todos los informes técnicos, pero una tercera inconformidad con la patente solicitada no vulnera de modo alguno el derecho de defensa.

• Recibido el expediente en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se decidió elevar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la demanda:

La sociedad WYETH se opuso al rechazo de la solicitud de patente y señaló lo siguiente:

• La Resolución Nº 2432-2008/TPI-INDECOPI deniega la patente sin que la solicitante haya podido cuestionar el informe técnico VDG07-2008 al que hace referencia la propia Resolución. Por lo tanto, se ha vulnerado el derecho al debido proceso al haber sido impedido de ejercer su derecho de defensa.

• La conclusión hecha en la resolución cuestionada sobre el no cumplimiento del requisito de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 6 a 19m 21 a 29m 31 a 33, 52, 62, y 80 a 82 dado que el compuesto polimórfico (cristal) ya se encontraba descrito en los documentos D1 y D4 es incorrecta y contradictoria. Ello es así porque la propia resolución establece que no es posible realizar una comparación entre los polimorfos de la solicitud de patente denegada y los documentos D1 y D4. Además, la carencia de novedad no se encuentra sustentada en ninguna razón de hecho y/o derecho.

• La resolución también incurre en error al concluir que las reivindicaciones 5, 34 a 38, 40 a 42, 68 a 79 y 83 no cumplen con el requisito de claridad. Criticó la prohibición de definir una patente haciendo referencia a figuras sosteniendo que ello no surge de ninguna disposición legal. Insistió en la claridad de sus reivindicaciones.

• Asimismo, cuestionó la conclusión sobre el no cumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486 respecto de las reivindicaciones 3, 39, 43 a 48, 66 y 67 y señaló que la descripción de los valores de espectro infrarrojos, así como la posibilidad que las formulaciones de la invención contengan el polimorfo tipo en una proporción del 93% también se halla sustentada en la descripción de la solicitud de patente original.

• Manifestó que la obtención de los cristales de la invención implicó la actividad creativa del hombre, el cual fue capaz de establecer condiciones experimentales únicas que llevaron a la consecución de estructuras moleculares totalmente desconocidas que no pudieron ser obtenidos hasta antes de la fecha de presentación de esta solicitud.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

El INDECOPI contestó la demanda y manifestó lo siguiente:

• La Sala Suprema al confirmar la sentencia apelada, ha interpretado erróneamente los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

• “El legislador andino ha consignado expresamente –en el (…) referido artículo 45 de la Decisión 486- que la oficina competente solamente tiene la obligación de notificar la primera vez (…). Ello es así pues en algún momento la Autoridad Administrativa tiene que resolver. Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento se prolongue indefinidamente si es que el solicitante insiste en presentar nuevas reivindicaciones cada vez que la Oficina tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de la patente”.

• Por ello, al no haber notificado el Informe Técnico expedido en segunda instancia...