123-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 123-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto y 134 literal a) de la misma Decisión 486.

Marca: DIGESTA (denominativa).

Actor: sociedad HAMBURG LABORATORIES INC.

Proceso interno Nº. 4158-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 4158-2011.

El auto de 24 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad HAMBURG LABORATORIES INC.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A.

2. Hechos.

   1. El 25 de septiembre de 2007, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo DIGESTA (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A. presentó oposición sobre la base de su marca DIGESTASE (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº. 22204-2007/OSD-INDECOPI de 13 de diciembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo DIGESTA (denominativo) a favor de la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. Contra dicha Resolución la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB PERÚ S.A. presentó recurso de apelación.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1695-2008/TPI-INDECOPI, de 15 de julio de 2008, decidió revocar la Resolución impugnada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de DIGESTA (denominativa).

   5. Contra la mencionada Resolución, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número nueve, de 27 de noviembre de 2009, donde la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró INFUNDADA la demanda en todos sus extremos.

   6. Contra dicha Providencia la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 3 de junio de 2011, confirmó la sentencia apelada.

   7. Contra dicha Providencia la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 6 de agosto de 2012, solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, "por las causales de infracción normativa, por interpretación errónea, del artículo 136 inciso a) de la Decisión Nº. 486 (...)"

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. en su escrito de demanda, presenta los siguientes argumentos:

   1. Sobre la Resolución del INDECOPI de primera instancia "la autoridad administrativa, manifestó que, si bien existe identidad en los productos que distinguirían las marcas, las diferencias fonéticas y gráficas existentes en las denominaciones sublitis, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor respeto de los productos mismos o del origen empresarial".

   2. Mientras que en la Resolución del INDECOPI de segunda instancia "la autoridad administrativa señala que la presencia de la sílaba SE no resulta suficiente para diferenciar a los signos, toda vez que el signo solicitado se encuentra totalmente comprendido en la marca registrada, lo que genera un (sic) impresión fonética similar de conjunto".

   3. Al respecto afirma que los signos en conflicto tienen diferente extensión tanto en el número de letras como en el número de sílabas lo que "les da una pronunciación totalmente diferente y, como consecuencia, el sonido emitido por las mismas logra diferenciar de manera indiscutible a ambos signos distintivos". Agrega que los signos, además, poseen terminaciones distintas.

   4. No existe derecho de exclusiva por parte de BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A. sobre el fonema DIGES, ubicado al comiendo de las denominaciones ya que "es un término comúnmente utilizado en la conformación de marcas que distinguen productos de la clase 05 de C.I. y aluden al órgano para el cual se prescriben (...)". Por lo que, quien goza de registros que cuenten con este fonema deberá aceptar que su marca constituye un signo débil.

   5. Afirma que "el sufijo TASE que conforma la estructura final del signo de la observante y el sufijo TA que conforma la estructura final del signo solicitado a registro, en ningún caso pueden ser considerados similares, semejantes o que pudieren conllevar siquiera a un riesgo de confusión, ni directa o indirecta".

   6. El signo solicitado contiene elementos que permiten diferenciarlo del signo registrado por lo que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Sobre el argumento de la demandante de que los signos en conflicto no serían confundibles "no resulta difícil advertir que las coincidencias entre los signos sublitis son gravitantes. La secuencia de vocales y consonantes que los componen es casi la misma, difiriendo en tan sólo dos de sus elementos y compartiendo 8 elementos restantes (DIGESTASE-DIGESTA). Por si fuera poco, el signo solicitado se encuentra absolutamente comprendido dentro de la marca registrada, sin que tenga elemento alguno que no se repita en la marca opositora. En suma, resulta claro que existe un alto riesgo que cualquier consumidor pueda verse confundido".

   2. Respecto al argumento de la demandante de que no existiría, por parte de BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A., derecho de exclusiva sobre la partícula DIGES, el INDECOPI reconoce que pueden existir varios registros que contengan partículas de uso común en la Clase 5 por lo que "serán los componentes restantes en el signo los que permitan su registro. Estos componentes deberán generarle distintividad, es decir, deberán diferenciarlo respecto de otros signos".

   3. Agrega que el signo solicitado "no contienen elemento adicional alguno que permita su diferenciación respecto a la marca registrada".

      * Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

      La sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB PERÚ S.A. contestó la demanda en los siguientes términos:

   1. Cita partes de la Resolución impugnada y agrega que "Los considerandos que han sustentado la resolución expedida en la segunda final instancia administrativa del Indecopi, son de tal claridad y solidez que nos elevarían de hacer mayores comentarios al respecto".

   2. "(...) la marca solicitada DIGESTA, está formada, sin variación alguna, por las siete primeras letras de la marca registrada DIGESTASE. Con justa razón entonces la segunda instancia administrativa del Indecopi, consideró que la marca solicitada DIGESTA, está en su integridad comprendida dentro de la marca registrada DIGESTASE".

   3. Los signos en conflicto distinguen productos de la misma clase.

   4. La marca DIGESTASE "de propiedad de nuestra representada, es una marca bastante conocida en nuestro medio, motivo por el que no resulta justa que una tercera persona pretenda registrar una marca tan parecida a ella como la solicitada DIGESTA (...)".

      * Fundamentos jurídicos de la casación.

      La sociedad HAMBURG LABORATORIES INC., manifiesta "Este recurso se encuentra sustentado en la infracción normativa cometida por la Sala Civil Permanente en el entendido que ha realizado una interpretación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión No. 486 (...)".

      El auto...