120-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 120-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FIGURATIVA. Actor: RAYOVAC – VARTA S.A. Proceso interno Nº 2007-00329.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 135 literales a), b), c), d) y p) de la Decisión 486, dentro del proceso interno Nº 2007-00329.

El auto de 21 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: RAYOVAC – VARTA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

   Tercero Interesado: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

2. Hechos.

   1. La sociedad N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN solicitó el registro de las siguientes dos marcas figurativas:

      • La marca figurativa consistente en ‘tres círculos enmarcados dentro de un perímetro triangular equilátero, cuyos vértices se caracterizan por redondeamientos concéntricos a las curvas de los círculos allí contenidos. Tanto los círculos característicos como el perímetro triangular se encuentran en alzada, para distinguir ‘herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar, productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional de Niza.’ La solicitud correspondiente fue radicada bajo el Expediente Nº 167.187 y presentada el 08 de julio de 1977.

      • La marca figurativa consistente en ‘tres círculos enmarcados dentro de un perímetro triángulo equilátero, pero cuyos vértices se caracterizan por redondeamientos concéntricos a las curvas de los círculos allí contenidos”, según el diseño adjunto, para distinguir ‘herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente: cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional’. La solicitud correspondiente fue radicada bajo el Expediente No. 165.893 y presentada el 13 de mayo de 1977.

   2. La División de Signos de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante las Resoluciones Nº 947 y 953, ambas del 21 de junio de 1979, concedió el registro solicitado.

   3. En virtud de los traspasos y cambios de nombre relacionados con los anteriores titulares de los registros marcarios, su actual titular registral es la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

   4. La sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (en adelante Philips) demandó civilmente a la sociedad RAYOVAC-VARTA S.A. basada en los derechos registrales antes mencionados, y solicitó la práctica de medidas cautelares para que cesara la comercialización de máquinas de afeitar eléctricas REMINGTON, en cuyo extremo útil contienen una configuración funcional que consiste en tres cabezas flotantes independientes dentro de un trébol.

   5. La sociedad RAYOVAC – VARTA S.A. presentó demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

   6. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 20 de noviembre de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad actora RAYOVAC – VARTA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Señaló que la sociedad N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, hoy KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., instauró demanda civil en su contra para que cesara la comercialización de las máquinas eléctricas de afeitar REMINGTON por considerar que reproducía la forma tridimensional que evocan los registros que tiene a su nombre.

   2. “Al haber otorgado la Administración mediante los actos acusados el registro como marca de signos constituidos por figuras que evocan la forma usual y necesaria de máquinas de afeitar eléctricas que carecen de aptitud distintiva para identificar en el mercado dichos productos, sin limitar expresamente su alcance a su representación bidimensional, violó por aplicación indebida el artículo 56 de la Decisión 85, norma vigente al momento de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas objeto de esta demanda, que corresponden a los artículos 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 actualmente vigente”.

   3. “Aunque Philips no fue el desarrollador del mecanismo en mención, sí fue el que primero obtuvo un derecho de patente sobre tal disposición tridimensional, derecho que se encuentra hoy –formal y legalmente hablando- en el dominio público una vez transcurridos los veinte años que la ley otorga para el disfrute del derecho de exclusiva”.

   4. “En consecuencia, al haber otorgado la Administración mediante los actos acusados el registro como marca de signos constituidos por figuras que evocan una forma que representa una ventaja funcional o técnica, sin limitar expresamente su alcance o su representación bidimensional, violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, norma vigente en el momento de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas objeto de esta demanda, que corresponde al artículo 135 de la Decisión 486”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La SIC contesta la demanda manifestando que:

   1. “Con la expedición de las Resoluciones Nº 947 del 21 de junio de 1979 y 953 del 21 de junio de 1979 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la entonces vigente Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   2. “El demandante argumenta en los actos administrativos son ilegales, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó, por falta de aplicación, el artículo 56 y el artículo 58 literal b) de la Decisión 85. Al respecto cabe precisar que, efectuado el análisis de registrabilidad de las marcas antes mencionadas se concluyó que cumplían con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. De este modo, se considera que la marca registrada no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad dispuestas en la entonces Decisión 85”.

   3. “En relación con el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, no es cierto que los signos cuyo registro se concedió mediante los actos administrativos se encuentran incursos dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del artículo 58 de la Decisión entonces vigente. Es importante señalar que las marcas registradas en debate, no tienen las condiciones que se requieren para ser consideradas la forma usual de los productos que identifica, como quiera que no es la forma que resulta imprescindible para que las máquinas de afeitar eléctricas cumplan su función o que posean la naturaleza y cualidades que les son propias”.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales a), b), c), d) y p) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, las presentaciones de las solicitudes de registro como marcas de los signos FIGURATIVOS, fueron el 13 de mayo y el 08 de julio de 1977, respectivamente, en vigencia de la...