119-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 119-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Demandante: JOHNSON & JOHNSON. Expediente interno: 7989-EG. Marca: BARRERA (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 21 de agosto de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   Tercero interesado: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 22 de octubre de 1999 el registro como marca del signo denominativo BARRERA, para amparar los siguientes productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para uso en la agricultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas fertilizantes”.

   2. Una vez publicados los extractos en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 417, la sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó observación con base en su marca denominativa BARRIER, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 551-76, para amparar los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos miembros, ojos y dientes artificiales) y especialmente un tubo con tejido elástico impenetrable para cubrir las extremidades operadas durante la cirugía.”

   3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 978038 de 30 de octubre de 2000, resolvió denegar la observación presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción para impugnar el mencionado acto administrativo.

   5. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la marca denominativa BARRIER es notoriamente conocida. Por lo tanto, se debe proteger más allá del principio de especialidad.

   2. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles. Se generaría error en cuanto al origen empresarial.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Procurador General del Estado.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      Conforme a lo preceptuado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde a los representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales de las instituciones que gozan de personalidad jurídica, ejercer el patrocinio legal; siendo además, responsables en forma civil, administrativa y penal del cumplimiento de esta obligación.

      Por lo expuesto, corresponde al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, comparecer directamente al juicio, en defensa de los intereses de la institución que representa.

      (…)

      .

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles. No generan riesgo de confusión o de asociación.

      • Argumenta, que los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases; se expenden por distintos canales.

   3. Por parte de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

      • Afirma, que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.

      • Indica, que la notoriedad de la marca debe probarse. La marca denominativa BARRERA no es notoria.

      • El signo solicitado para registro es completamente distintivo.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El Tribunal consultante solicitó la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de los artículos 81, 82 literal a) y 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Como quiera que la solicitud de registro marcario se presentó el 22 de octubre de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344, no se interpretarán las normas de la Decisión 486.

   Se interpretarán las normas de la Decisión 344, salvo el artículo 95, ya que no es pertinente para resolver el caso particular.

   De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas...