118-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 118-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING (denominativa).

Actor: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY

Proceso interno Nº. 2008-00050.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00050.

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad J.G.B. S.A.

* Hechos.

1. El 19 de enero de 2006, la sociedad J.G.B. S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 561 de 28 de febrero de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sobre la base de sus marcas COLGATE TOTAL PLUS WHITENING (mixta) y COLGATE SENSITIVE (mixta) ambas registradas para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente "cremas dentales y enjuagues bucales".

3. Por Resolución Nº. 34769 de 15 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 11298 de 25 de abril de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 23165 de 30 de julio de 2007, confirmó también la Resolución Nº. 34769 de 15 de diciembre de 2006.

6. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMANY interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Violación de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486.

2. Entre los signos en conflicto existe confusión visual "por cuanto la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING reproduce las palabras que componen las marcas COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING", argumento utilizado para manifestar que también existe confusión fonética, mientras que no se puede realizar un cotejo desde el punto de vista ideológico porque los signos no tienen un significado conceptual.

3. "(...) la conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas registradas por la compañía COLGATE PALMOLIVE y la sociedad J.G.B.S.A. es evidente, ya que ocupan la misma clase 3 internacional".

4. Sus marcas "son signos de fantasía, y, como tal, altamente distintivos, lo cual excluye la posibilidad de que sean utilizados por un tercero en el comercio sin autorización de su titular. Difícilmente puede considerarse que los términos SENSITIVE y WHITENING, que acompañan a la marca notoriamente conocida COLGATE, resultan ser palabras descriptivas, lo cual resultaría en su libre uso, pues se trata de palabras en idioma inglés, del cual hay un bajísimo conocimiento en nuestro país, y por lo tanto son percibidas como palabras en un idioma extranjero; los términos SENSITIVE Y WHITENING son palabras de fantasía que distinguen productos específicos dentro de la amplia gama de productos COLGATE, reconocidos por todos los estamentos de la población colombiana".

5. Recalca que existe confusión entre los signos por su similitud y por el hecho de que amparan productos de la misma clase.

6. Se violó el artículo 137 de la Decisión 486 ya que "la solicitud de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING se hizo con el fin de perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal, estando incursa dentro de los presupuestos del artículo 137 de la Decisión 486".

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas "no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

2. El signos solicitado "contrario de lo que afirma la accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados (...) se tiene que las expresiones son suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (...)".

3. Entre los signos en conflicto "NO existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas entre sí, y en consecuencia el registro marcario solicitado, frente a los registrados se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado".

4. "(...) en los signos enfrentados las expresiones `FLUOCARDENT' y `COLGATE' son las más relevantes frente al consumidor que adquiere los productos identificados por aquellas, pues éstas asocian directamente el (sic) producto un origen empresarial definido, asimismo, las expresiones `WHITENING' y `SENSITIVE' están directamente relacionadas con cremas dentales y/o productos para la salud oral que se tornan en uso común para identificar productos de la clase 3".

   * Tercero interesado.

   La sociedad J.G.B. S.A. tercero interesado en el proceso, en su contestación a la demanda manifestó:

1. "Los elementos denominativos predominantes COLGATE y FLUOCARDENT no guardan el menor parecido. Además el elementos gráfico, la particular disposición de sus elementos y los colores que se reivindican, impactan de manera principal el aspecto visual de las marcas prioritarias y permite su fácil diferenciación con la marca solicitada".

2. "(...) la expresión SENSITIVE, así como la expresión WHITENING son de carácter descriptivo, de uso común como elemento integrante de las marcas que distinguen productos de la clase 3, e irregistrables por sí solas".

3. "No es de recibo el argumento del actor según el cual las palabras SENSITIVE y WHITENING por pertenecer al idioma inglés, deben considerarse de fantasía y por tanto con fuerza distintiva inherente".

4. El término SENSITIVE es comúnmente utilizado como elemento integrante de marcas que distinguen productos de la clase 3. Y que esta expresión es irregistrable por sí sola.

5. La expresión WHITENING que significa blanqueador o para blanquear y que por ende describe una característica del producto. La indicación TOTAL PLUS WHITENING que hace parte de la marca COLGATE describe en forma directa y necesaria que el producto distingue con `más blanqueador' esto es, que incluye sustancias o componentes que ayudan a blanquear los dientes". Por lo que las expresiones SENSITIVE y WHITENING deben ser excluidas del cotejo.

6. Respecto a la violación del artículo 137 "El actor se limita a hacer afirmaciones que no se apoyan en ningún tipo de prueba. No se demuestra la imitación exacta o minuciosa; la imitación sistemática, la confusión en el mercado; la reputación de sus prestaciones; ni el hecho que se haya impedido u obstaculizado su afirmación en el mercado".

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación prejudicial se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el...