108-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 58 literal f) y 65 de la Decisión 85; 82 de la Decisión 313; y, 95 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: ESCURRIDOR ITATI (denominativa).

Actor: sociedad HITACHI LTD.

Proceso interno Nº. 5375-EG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de Quito, República del Ecuador, relativa a los artículos “56, 58 literales a), b) y g), 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el inciso tercero y último del artículo 54 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 85; las normas contenidas en los artículos 81; 82 literal a) y h), 83) literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, dentro del proceso interno Nº. 5375-EG;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad HITACHI LTD.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: señor LEONARDO RIVADENEIRA UNDA.

1. Hechos.

   1. El 27 de febrero de 1991, el señor LEONARDO RIVADENEIRA, solicitó el registro como marca del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 313 de febrero de 1991. Contra dicha solicitud, presentó observaciones la sociedad HITACHI LTD. sobre la base de sus marcas HITACHI (denominativa) registrada para distinguir productos de las Clases 7, 9, 10, 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza; DISEÑO DE MARCA DE CASA HITACHI registrada para distinguir servicios de las Clases 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; e, HITACHI DATA SYSTEMS registrada para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº. 0964627 de 7 de mayo de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, negó la observación presentada y concedió el registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo).

   4. De esta manera, la sociedad HITACHI LTD. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº. 0964627.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad HITACHI LTD. en su escrito de demanda sostuvo los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta que presentó observación al registro del signo solicitado y que el demandado no respondió a la mencionada observación.

   2. Entre los signos en conflicto “existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”.

   3. “La marca HITACHI es famosa, notoriamente conocida, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria HITACHI LTD. (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda manifestando:

   Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Me ratifico en la resolución materia de la impugnación, pues la denominación solicitada no afecta derechos de terceros, por lo tanto no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones del art. 83 literal a) de la Decisión 344 (…) además reúne los requisitos de distintividad exigidos por el Art. 81 de la antes citada decisión (sic) 344.

   El acto administrativo impugnado guarda conformidad con lo dispuesto en el Art. 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto es válido y legal

   .

   El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado contestó la demanda señalando domicilio procesal para efectos de vigilancia.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo:

   1. “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

   2. “Me ratifico en la Resolución No. 0964627, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   3. “Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.

4. Terceros interesados.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado señor Leonardo Rivadeneira.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos “56, 58 literales a), b) y g), 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el inciso tercero y último del artículo 54 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 85; las normas contenidas en los artículos 81; 82 literal a) y h), 83) literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) fue el 27 de febrero de 1991 en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 58 literal f) y 65 de la citada Decisión 85; el artículo 95 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión 344; y,

   Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación.

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

   (…)

   .

   Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

   (...)

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

   g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

   (…)

   Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

   Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualqu8er persona podrá oponerse al registro de la marca.

   (...)

   .

   Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.

   (…)

   .

   Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

   (…)

   .

   1. Aplicación del...