106-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 106-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal i) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: "PROTEX VINILO" (mixta). Expediente Interno: Nº 2011-00185.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 21 de junio de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 887 de 29 de abril de 2013, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2011-00185.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   * Partes en el proceso interno:

   Demandante: LADECOL S.A.

   Demandado: LA NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercero interesado: PROTEX S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

      * El 26 de junio de 2009, la sociedad LADECOL S.A. solicitó el registro como marca del signo PROTEX VINILO (mixto) para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

      * Una vez publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 607, de 31 de agosto de 2009, la sociedad PROTEX S.A. presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, ya que "la marca solicitada resulta engañosa (...) al relacionar los productos con el signo PROTEX VINILO, la información proporcionada al consumidor resulta incongruente en tanto sugiere una calidad o composición que los productos no tienen".

      * Mediante Resolución Nº 3305, de 27 de enero de 2010, la Directora de Signos Distintivos resuelve declarar fundada la oposición presentada por PROTEX S.A. y denegar el registro como marca del signo PROTEX VINILO (mixto) para distinguir productos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

      * La sociedad LADECOL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 3305 de 27 de enero de 2010.

      * Mediante Resolución Nº 19098, de 14 de abril de 2010, la Directora de Signos Distintivos resuelve revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 3305, declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PROTEX S.A. y conceder el registro de la marca solicitada.

      * Mediante Resolución Nº 64067, de 23 de noviembre de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación revocó la Resolución Nº 19098 de 2010 y confirmó la decisión de denegar el registro de la marca PROTEX VINILO (mixta), agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad LADECOL S.A., manifestó lo siguiente:

      * "Con la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio se violó el artículo 134 de la Decisión 486 (...). La marca PROTEX VINILO (mixta) tiene elementos suficientemente distintivos y especiales susceptibles de representación gráfica, teniendo en cuenta que la denominación PROTEX VINILO, tiene capacidad distintiva intrínseca por sí misma, para distinguir los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza e identificar su procedencia empresarial y las características de los elementos que constituyen cada uno de los productos cobijados por la misma (...)".

      * "La Administración violó por aplicación indebida el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, toda vez que consideró que: `(...) Al revisarse el signo nos encontramos ante una marca mixta formada por un rectángulo de color rojo que tiene en su interior la expresión PROTEX, en letras blancas, y debajo la expresión VINILO, en letra cursiva y también en color blanco. Respecto de esta última expresión, podemos decir que generará en la mente del consumidor promedio la idea de ciertos productos elaborados a base de vinilo, es decir de la `sustancia, generalmente un polímero, que contiene este grupo funcional. Es de consistencia parecida al cuero, y se utiliza en la fabricación de muebles y tejidos', y al referirse a algunos productos como bolsas o guantes, el consumidor entenderá que los productos a identificar han sido elaborados utilizando esta sustancia, y los va a adquirir por esa razón". Lo cual es contrario a la ley, porque se puede evidenciar que el signo solicitado en ningún momento pretende engañar a los medios comerciales o al público consumidor".

      * "Respecto al signo solicitado, los productos a que hace alusión, los protege, ya que la marca es evocativa, en el sentido que evoca el contenido del producto que distingue y transmite al consumidor una información cierta y verdadera, esto es, que los productos mencionados tienen en su composición VINILO, lo que nos lleva a concluir que mal podría entonces considerarse como engañosa".

      * La demandante alega falsa motivación, ya que no se hizo el examen de registrabilidad en forma completa.

      * PROTEX S.A., en su condición de distribuidor, incurrió en actos de competencia desleal al valerse de la reputación y posicionamiento de la empresa solicitante LADECOL S.A.

      * El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 señala que: "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      Pese haberse notificado a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) y al tercero interesado PROTEX S.A., no presentaron los escritos de contestación en el término oportuno, por cuanto mediante auto de 26 de marzo de 2012 se resolvió no tener por contestada la demanda.

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) presentó como alegatos de conclusión los siguientes:

      * Defiende la legalidad de los actos acusados.

      * El signo PROTEX VINILO (mixto) para distinguir productos de la Clase 17 es irregistrable. Es evidente que el consumidor promedio de productos de la Clase 17 al encontrar esta marca solicitada PROTEX VINILO (mixta) en el mercado induciría al público a error, como es el caso de los guantes y bolsas, los cuales creería que son elaborados con la sustancia de vinilo, es por ello que se estaría engañando al público consumidor frente a la naturaleza del producto.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

   En el presente caso, el Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No procede la interpretación del artículo 136 de la Decisión 486. Este Tribunal limitará la interpretación a los artículos 134 literales a) y b) y 135 literal i) y último párrafo de la misma Decisión. De oficio, se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   "(...)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

* puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

No obstante lo previsto en los literales...