105-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 105-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal h), 155 literales e) y f), 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, los artículos 166 y 235 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2011-00068. Actor: BAVARIA S.A. Marca denominativa BAVARIA. Asunto: la cancelación por falta de uso de la marca y su relación con la marca notoriamente conocida.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

2. partes.

   Demandante: BAVARIA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUIDANOS, solicitó el 29 de diciembre de 2005 la cancelación del registro por falta de uso de la marca denominativa BAVARIA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 166305, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 25025 de 21 de mayo de 2009, resolvió lo siguiente:

         ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del nombre comercial BAVARIA, que identifica una empresa, dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad BAVARIA S.A., en los términos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

         ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar por no uso la marca BAVARIA (Nominativa), registrada con el certificado número 166305 a nombre de la sociedad BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

         (…)

         .

      3. La Directora de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 11268 de 25 de febrero de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

      4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 50969 de 24 de septiembre de 2010, resolvió confirmar el acto administrativo impugnado.

      5. La sociedad BAVARIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      6. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que la figura de la cancelación por no uso debe tener un tratamiento diferente cuando se trata de marcas notoriamente conocidas. Estás últimas rompen totalmente el principio de especialidad.

      2. Argumenta, que de conformidad con la propia naturaleza de la cancelación por no uso, así como con la protección reforzada que tienen las marcas notorias, sería absurdo permitir la cancelación por no uso de estas últimas.

      3. Indica, que tanto las marcas como el nombre comercial BAVARIA son notoriamente conocidos. Enumera y argumenta su prueba.

      4. Arguye, que la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida es incoherente con la figura de la cancelación por notoriedad. Se desgastaría totalmente el aparato administrativo y judicial del Estado.

         3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio No. 882 de 29 de abril de 2003, informó lo siguiente:

         No se envía copia de la contestación de la demanda presentada por la nación Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto mediante auto de 26 de marzo de 2012 se resolvió no tenerla por contestada.

         .

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         • Sostiene, que la Decisión 486 debe interpretarse de conformidad con el ordenamiento internacional en materia marcaria (Convenio de París y ADPIC). De conformidad con el artículo 16 del ADPIC y 6 bis del Convenio de París, para que se proteja a la marca notoria se deben cumplir las siguientes condiciones:

   1. El uso de la marca similar o idéntica a la notoria debe llevar a los consumidores a considerar que existe una conexión entre esos bienes y el titular de la marca notoria.

   2. Debe ser probable que ese uso debe perjudicar al titular de la marca notoria.

      • Argumenta, que esas dos condiciones no se cumplieron en el caso particular. No se rompió el principio de especialidad.

      • Indica, que no se probó el uso de la marca denominativa BAVARIA para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Agrega, que el artículo 136 literal h) opera en el entendido de que se presente riesgo de confusión, asociación, uso parasitario o dilución. “Como consecuencia de lo anterior, hay marcas notorias que NO pueden impedir el registro de signos similares, si no hay riesgo de confusión o asociación; o si el uso no es susceptible de causar un aprovechamiento del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, tal como sucedió en el caso que nos ocupa.”

      • Expresa, que sólo se protege la marca notoria con independencia de los productos o servicios amparados, en los casos de riesgo de uso parasitario y de dilución. En el caso particular, un tercero no puede aprovecharse del prestigio de BAVARIA para impulsar productos de aseo.

      • Sostiene, que la marca BAVARIA se está solicitando con base en el derecho preferente otorgado al señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUIDANOS. Dicha marca también es reconocida en el mundo de los productos de higiene personal. Tampoco puede darse dilución de la fuerza distintiva, ya que los productos que comercializa BAVARIA S.A. son muy lejanos de los productos de limpieza y cosméticos.

      • Manifiesta, que en el caso particular no hay ninguna relación de conexión competitiva entre los productos de las clases 32 y 3.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser Interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 136, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación solicitada, pero se restringirá el artículo 136 a su literal h) y el 155 a sus literales e) y f). No se interpretará el artículo 154 ya que no es directamente relevante para resolver el asunto particular. Se interpretarán de oficio los artículos 166 y 235.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

(…)

Artículo 165

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se...